Las formas de los productos son uno de los activos visualmente más distintivos que posee una marca, pero siguen siendo una de las formas más frágiles de protección de la propiedad intelectual. Una reciente sentencia en Kazajistán relacionada con una marca tridimensional con forma de osito de gominola ilustra que la popularidad y la ubicuidad visual pueden socavar, en lugar de fortalecer, los esfuerzos por asegurar derechos exclusivos. Global Trademark Enforcement Tightens Amid Digital Speed
Para los líderes empresariales y los estrategas legales, este caso subraya una realidad crítica: registrar una marca tridimensional no garantiza inmunidad frente a impugnaciones, especialmente cuando la forma se ha convertido en un estándar de la industria en lugar de ser un identificador único.
La disputa central
La controversia giró en torno al registro internacional n.º 1408424, que designaba a Kazajistán para una marca tridimensional que presentaba la icónica forma de osito de gominola para productos de confitería de la Clase 30. La marca fue registrada originalmente en 2019 por Rigo Trading S.A., la empresa matriz detrás de la marca HARIBO.
Perfetti Van Melle Benelux B.V. impugnó este registro, argumentando que la forma de osito de gominola había evolucionado de ser un identificador de marca único a convertirse en un diseño de producto común utilizado en toda la industria de la confitería. Sostenían que los consumidores perciben esta forma meramente como la apariencia del caramelo en sí mismo, y no como una señal de su origen comercial.
La impugnación comenzó ante la Junta de Apelación del Ministerio de Justicia, que inicialmente rechazó el argumento de Perfetti Van Melle en 2024. Sin embargo, la disputa pasó al Tribunal Administrativo de Astaná, donde la dinámica cambió significativamente basándose en la percepción del consumidor y la realidad del mercado.
Distintividad frente a uso habitual
El punto de inflexión legal fue si la forma de osito de gominola conservaba su "carácter distintivo". Según la ley kazaja, los signos que se han vuelto habituales para determinados productos no pueden registrarse como marcas porque carecen de distintividad. Navigating Trademark Law: Insights Into Confusability and Monitoring
Perfetti Van Melle presentó pruebas sustanciales que demostraban que numerosos fabricantes, incluidos Trolli, Nestlé, Rahat y Roshen, comercializaban confitería con forma de osito de gominola similar. El demandante argumentó que esta adopción generalizada significaba que la forma era ahora una forma genérica de producto.
Los tribunales estuvieron de acuerdo. En su fallo, el Tribunal Administrativo de Astaná enfatizó que las marcas tridimensionales requieren una apariencia visual suficientemente original para distinguir los productos de un comerciante de los de otro. Dado que la forma de osito de gominola ya estaba profundamente arraigada en el mercado, no lograba funcionar como un identificador de origen.
Los factores clave en esta decisión incluyeron:
Uniformidad visual: El tribunal señaló que las pequeñas diferencias en color, tamaño o detalles de diseño eran insuficientes para establecer la distintividad cuando la silueta general seguía siendo común.
Percepción del consumidor: Los jueces determinaron que el consumidor medio percibiría la forma como una característica estándar del producto en lugar de como un logotipo de marca.
Independencia de los derechos: Los tribunales rechazaron explícitamente los argumentos basados en decisiones de oficinas de marcas extranjeras, reafirmando que los derechos de marca son territoriales e independientes según el Convenio de París.
Las apelaciones posteriores ante el Tribunal de Apelación y el Tribunal de Casación a finales de 2025 confirmaron estas conclusiones, invalidando parcialmente el registro para "productos de confitería de gelatina de frutas".
Implicaciones para la estrategia de marca
Esta sentencia destaca una capa compleja del derecho de marcas que las empresas suelen pasar por alto: la naturaleza dinámica de la distintividad. Una forma puede ser registrable hoy si es novedosa, pero puede perder protección mañana si los competidores la imitan con éxito hasta el punto de que el público ya no la asocie con una única fuente. Brand Owners Eye DotBrand Extension
La trampa del éxito
El caso del osito de gominola ilustra una paradoja para los propietarios de marcas. Cuando un diseño de producto tiene mucho éxito y es ampliamente imitado, corre el riesgo de volverse "habitual" a ojos de la ley. En lugar de proteger la marca, su adopción generalizada diluye su fuerza legal. Las empresas deben vigilar no solo quién copia su logotipo exacto, sino quién está adoptando arquitecturas de producto similares que podrían difuminar los límites de la marca.
La necesidad de una vigilancia constante
El monitoreo de marcas no puede ser estático. Las empresas deben mirar más allá de las marcas denominativas y los logotipos para incluir el embalaje y las formas de los productos en sus esfuerzos de vigilancia. Si los competidores comienzan a usar una forma que su empresa posee, actuar rápidamente es esencial. Retrasar la aplicación de los derechos permite que la forma se arraigue en el mercado, lo que hace que futuros desafíos legales sean significativamente más difíciles de ganar. L'Oreal vs nkd Salon Exposes IP Risks for SMEs
Más allá del registro
El registro no es la línea de meta, es un punto de partida para una protección continua. Las empresas que dependen de marcas tridimensionales deben mantener pruebas claras de cómo promueven la distintividad de sus diseños de producto a través de la publicidad, el embalaje y la educación del consumidor. Sin un refuerzo activo, incluso las formas registradas pueden perder su escudo protector si el mercado las percibe como genéricas.
Conclusión
El caso del osito de gominola en Kazajistán sirve como un precedente vital para la estrategia de propiedad intelectual en mercados emergentes. Confirma que las marcas tridimensionales son vulnerables a la cancelación si pierden su carácter distintivo debido al uso generalizado en la industria. Para las marcas globales, esto significa que proteger la forma del producto requiere estrategias legales proactivas, una supervisión constante del mercado y una comprensión clara de que la popularidad puede erosionar inadvertidamente la exclusividad legal.