Le forme dei prodotti sono tra gli asset visivi più distintivi di cui un brand dispone, eppure rimangono una delle forme più fragili di tutela della proprietà intellettuale. Una recente sentenza in Kazakistan riguardante un marchio a forma di orsetto gommoso illustra come la popolarità e l'ubiquità visiva possano indebolire, anziché rafforzare, gli sforzi per ottenere diritti esclusivi. Global Trademark Enforcement Tightens Amid Digital Speed
Per i leader aziendali e gli strateghi legali, questo caso sottolinea una realtà cruciale: la registrazione di un marchio tridimensionale non garantisce l'immunità da contestazioni, specialmente quando la forma è diventata uno standard del settore piuttosto che un identificativo unico.
Il nucleo della controversia
La controversia ha ruotato attorno alla registrazione internazionale n. 1408424, che designava il Kazakistan per un marchio tridimensionale raffigurante l'iconica forma dell'orsetto gommoso per prodotti di confetteria nella Classe 30. Il marchio è stato originariamente registrato nel 2019 da Rigo Trading S.A., la società capogruppo dietro al brand HARIBO.
Perfetti Van Melle Benelux B.V. ha contestato questa registrazione, sostenendo che la forma dell'orsetto gommoso si fosse evoluta da un identificativo di brand unico a un design di prodotto comune utilizzato in tutto il settore della confetteria. Hanno argomentato che i consumatori percepiscono questa forma semplicemente come l'aspetto della caramella stessa, non come un segnale della sua origine commerciale.
La contestazione è iniziata presso la Commissione d'Appello del Ministero della Giustizia, che inizialmente ha respinto l'argomentazione di Perfetti Van Melle nel 2024. Tuttavia, la disputa è passata al Tribunale Amministrativo di Astana, dove le dinamiche sono cambiate significativamente sulla base della percezione dei consumatori e della realtà di mercato.
Distintività contro uso consueto
Il punto di svolta legale è stato se la forma dell'orsetto gommoso conservasse il suo "carattere distintivo". Secondo la legge kazaka, i segni diventati consueti per determinati beni non possono essere registrati come marchi perché privi di distintività. Navigating Trademark Law: Insights Into Confusability and Monitoring
Perfetti Van Melle ha presentato prove sostanziali dimostrando che numerosi produttori – tra cui Trolli, Nestlé, Rahat e Roshen – commercializzavano prodotti di confetteria simili a forma di orsetto gommoso. La parte attrice ha sostenuto che questa diffusione capillare significava che la forma era ormai diventata una forma generica di prodotto.
I tribunali hanno concordato. Nella loro sentenza, il Tribunale Amministrativo di Astana ha sottolineato che i marchi tridimensionali richiedono un aspetto visivo sufficientemente originale per distinguere i prodotti di un operatore commerciale da quelli di un altro. Poiché la forma dell'orsetto gommoso era già profondamente radicata nel mercato, essa non riusciva a funzionare come indicatore di provenienza.
I fattori chiave di questa decisione hanno incluso:
Uniformità visiva: Il tribunale ha osservato che differenze minori nel colore, nelle dimensioni o nei dettagli del design erano insufficienti a stabilire la distintività quando la sagoma complessiva rimaneva comune.
Percezione del consumatore: I giudici hanno stabilito che il consumatore medio percepirebbe la forma come una caratteristica standard del prodotto piuttosto che come un logo di brand.
Indipendenza dei diritti: I tribunali hanno esplicitamente respinto le argomentazioni basate sulle decisioni degli uffici marchi stranieri, ribadendo che i diritti di marchio sono territoriali e indipendenti ai sensi della Convenzione di Parigi.
I successivi appelli alla Corte d'Appello e alla Corte di Cassazione alla fine del 2025 hanno confermato queste conclusioni, invalidando parzialmente la registrazione per i "prodotti di confetteria a base di gelatina di frutta".
Implicazioni per la strategia di brand
Questa sentenza evidenzia un livello complesso del diritto dei marchi che le imprese spesso trascurano: la natura dinamica della distintività. Una forma può essere registrabile oggi se è nuova, ma può perdere la tutela domani se i concorrenti la imitano con successo al punto che il pubblico non la associa più a un'unica fonte. Brand Owners Eye DotBrand Extension
La trappola del successo
Il caso dell'orsetto gommoso illustra un paradosso per i proprietari di brand. Quando un design di prodotto diventa estremamente efficace e ampiamente imitato, rischia di diventare "consueto" agli occhi della legge. Invece di proteggere il brand, la sua ampia adozione ne diluisce la forza legale. Le aziende devono monitorare non solo chi copia il loro logo esatto, ma anche chi adotta architetture di prodotto simili che potrebbero offuscare i confini del brand.
La necessità di un monitoraggio vigile
Il monitoraggio dei marchi non può essere statico. Le imprese devono guardare oltre i marchi verbali e i logotipi per includere packaging e forme di prodotto nei loro efforts di sorveglianza. Se i concorrenti iniziano a utilizzare una forma di proprietà della vostra azienda, agire rapidamente è essenziale. Ritardare l'applicazione dei diritti consente alla forma di radicarsi nel mercato, rendendo le future sfide legali significativamente più difficili da vincere. L'Oreal vs nkd Salon Exposes IP Risks for SMEs
Oltre la registrazione
La registrazione non è un traguardo, ma un punto di partenza per una protezione continua. Le aziende che si affidano a marchi tridimensionali devono mantenere prove chiare di come promuovono la distintività dei loro design di prodotto attraverso pubblicità, packaging ed educazione del consumatore. Senza un rinforzo attivo, anche le forme registrate possono perdere il loro scudo protettivo se il mercato le percepisce come generiche.
Conclusione
Il caso dell'orsetto gommoso in Kazakistan funge da precedente vitale per la strategia della proprietà intellettuale nei mercati emergenti. Conferma che i marchi tridimensionali sono vulnerabili alla cancellazione se perdono il loro carattere distintivo a causa di un uso diffuso nel settore. Per i brand globali, ciò significa che proteggere la forma del prodotto richiede strategie legali proattive, un monitoraggio costante del mercato e la chiara consapevolezza che la popolarità può involontariamente erodere l'esclusività legale.