2025 年 6 月 6 日に下された重要な決定において、商標審判部（TTAB）は、上訴人が上訴理由書において審査過程で展開した論点を参照することはできないと判断しました。Princeton Equity Group LLC v. USPTO 事案におけるこの先例的判決は、長年確立されている手続要件を改めて強調するものです。
本件では、出願人が地理的記述性に関する論点（これは ранее、米国特許商標庁（USPTO）による審査段階で却下されていたものです）を「引用により組み込む」ことを試みました。TTAB への上訴において、代理人はそれらの法的立場を理由書に直接記載せず、「繰り返して再述する」に留めると表明しました。しかし、審判部はこのアプローチが不十分であると判断しました。
この判決は、基本的な原則を再確認するものです。すなわち、審査官の拒絶に対抗するあらゆる論点は、TTAB による審査のために維持されるべく、最初の上訴申立書に明示的に含まれていなければなりません。審判部によれば、「引用による組み込み」は権利放棄（waiver）を生じさせるのではなく、特定の法的立場の喪失（forfeiture）をもたらすとのことです。
本決定は、商標法の 2 つの重要な側面に関して実務的な洞察を提供します。
- 混同のおそれ：本件は、既存の商標と混同を招く可能性がある、あるいは記述的な表現により誤解を招く恐れがある商標に対する精査を浮き彫りにしました。拒絶の各根拠について包括的に理由を述べることは不可欠です。
また、顧客の商標に関わるすべての手続を徹底的に追跡することも、商標代理人にとって極めて重要です。代理人は、様々な管轄区域における潜在的な権利衝突や関連する法的措置について、完全な可視性を確保しなければなりません。
論点を直接提示することへの重視は、企業が自社の商標に関する監視データへ明確かつ即座にアクセスすることをいかに重要視しているかを示しています。このようなツールは、上訴段階に至る前に早期に権利衝突を特定することを可能にし、侵害主張に対する予防的な防御戦略を促進します。