Dans une décision importante rendue le 6 juin 2025, le Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) a statué que les appelants ne peuvent pas faire référence à des arguments présentés lors de la phase d'examen dans leurs mémoires d'appel. Cette décision faisant jurisprudence dans l'affaire Princeton Equity Group LLC c. USPTO souligne une exigence procédurale de longue date.
L'affaire concernait la tentative d'un demandeur d'intégrer par renvoi des arguments relatifs au caractère descriptif géographique, qui avaient précédemment été rejetés par l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) lors de l'examen. Lors de l'appel devant le TTAB, l'avocat a indiqué qu'il « répétait et reformulait » des positions juridiques antérieures sans les inclure directement dans le mémoire. Le Board a jugé cette approche insuffisante.
Cette décision renforce un principe fondamental : tous les arguments contestant un refus de l'examinateur doivent être explicitement inclus dans le dépôt initial de l'appel pour rester préservés aux fins d'examen par le TTAB. Selon le Board, l'intégration par renvoi ne constitue pas une renonciation ; elle entraîne la perte de ces positions juridiques spécifiques.
La décision offre un éclairage pratique sur deux aspects cruciaux du droit des marques.
- Confusionnalité : L'affaire met en lumière l'examen attentif porté aux marques susceptibles de créer une confusion avec des marques existantes ou d'être trompeuses en raison d'un langage descriptif. Un mémoire complet sur chaque motif de refus est essentiel.
Un suivi rigoureux de toutes les procédures impliquant les marques des clients est également primordial pour les conseils en marques. Ils doivent garantir une visibilité totale sur les conflits potentiels et les actions juridiques connexes dans diverses juridictions.
L'accent mis sur la présentation directe souligne l'importance que les entreprises accordent à un accès clair et immédiat aux données de surveillance concernant leurs marques. De tels outils facilitent des stratégies de défense proactives contre les allégations de contrefaçon en permettant l'identification précoce des conflits avant qu'ils n'atteignent le stade de l'appel.