In una decisione significativa emessa il 6 giugno 2025, il Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) ha stabilito che gli appellanti non possono fare riferimento ad argomentazioni sollevate durante la fase istruttoria nelle loro memorie di appello. Questa sentenza precedente nel caso Princeton Equity Group LLC v. USPTO ribadisce un requisito procedurale di lunga data.
Il caso riguardava il tentativo di un richiedente di incorporare per riferimento argomentazioni relative alla descrittività geografica, che erano state precedentemente respinte dall'Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti (USPTO) durante l'esame. In appello dinanzi al TTAB, il legale ha dichiarato di stare "ripetendo e riformulando" precedenti posizioni giuridiche senza includerle direttamente nella memoria. Il Board ha ritenuto questo approccio insufficiente.
Questa sentenza rafforza un principio fondamentale: tutte le argomentazioni che contestano il rifiuto di un esaminatore devono essere esplicitamente incluse nell'atto iniziale di appello per rimanere valide ai fini del riesame da parte del TTAB. L'incorporazione per riferimento non costituisce una rinuncia; secondo il Board, essa comporta invece la decadenza da quelle specifiche posizioni giuridiche.
La decisione offre spunti pratici su due aspetti critici del diritto dei marchi.
- Confondibilità: Il caso evidenzia l'attenzione riservata ai marchi che potrebbero creare confusione con marchi esistenti o essere fuorvianti a causa di un linguaggio descrittivo. È essenziale una trattazione approfondita di ogni motivo di rifiuto.
Un monitoraggio accurato di tutti i procedimenti riguardanti i marchi dei clienti è inoltre fondamentale per i consulenti in materia di marchi. Essi devono garantire una visibilità completa su potenziali conflitti e azioni legali correlate in diverse giurisdizioni.
L'enfasi sulla presentazione diretta sottolinea l'importanza che le imprese attribuiscono a un accesso chiaro e immediato ai dati di monitoraggio relativi ai propri marchi. Tali strumenti facilitano strategie di difesa proattiva contro le accuse di violazione, consentendo l'identificazione tempestiva di conflitti prima che raggiungano la fase di appello.