2025 년 6 월 6 일 내려진 중요한 결정에서 상표심판원 (TTAB) 은 상고인들이 상고 이유서에 심사 과정 중 제기했던 주장을 인용할 수 없다고 판결했습니다. Princeton Equity Group LLC v. USPTO 사건에서의 이 선례적 판결은 오랫동안 유지되어 온 절차적 요건을 재확인한 것입니다.
이 사건은 출원인이 심사 과정에서 미국 특허상표청 (USPTO) 에 의해 이미 기각된 바 있는 지리적 기술성에 관한 논거를 '인용에 의한 통합 (incorporation-by-reference)' 방식으로 포함시키려 했던 것과 관련이 있습니다. TTAB 앞에서의 상고 과정에서 변호인은 해당 법적 입장을 직접 이유서에 기재하지 않은 채 단순히 "반복하고 재진술하는" 것이라고 명시했습니다. 심판원은 이러한 접근 방식이 불충분하다고 판단했습니다.
이번 판결은 다음과 같은 근본적인 원칙을 재강조합니다: 심사관의 거절 이유에 이의를 제기하는 모든 주장은 TTAB 의 심사를 받기 위해 초기 상고 신청서에 명시적으로 포함되어야 합니다. 심판원에 따르면, '인용에 의한 통합'은 권리 포기로 이어지는 것이 아니라, 해당 특정 법적 주장의 상실 (forfeiture) 을 초래합니다.
이 결정은 상표법의 두 가지 중요한 측면에 대한 실무적 통찰을 제공합니다.
- 혼동 가능성: 이 사례는 기존 상표와 혼동을 일으키거나 기술적 표현으로 인해 오해를 불러일으킬 수 있는 상표에 대한 면밀한 검토를 부각시킵니다. 각 거절 사유에 대한 포괄적인 이유서 작성이 필수적입니다.
고객의 상표와 관련된 모든 절차를 철저히 추적하는 것 또한 상표 변호사에게 가장 중요합니다. 그들은 다양한 관할 구역에서 잠재적 이해상충 및 관련 법적 조치에 대한 완전한 가시성을 확보해야 합니다.
주장을 직접 제시해야 한다는 점을 강조한 이번 결정은 기업들이 자사 상표에 관한 모니터링 데이터에 명확하고 즉각적으로 접근하는 것을 얼마나 중요하게 여기는지 보여줍니다. 이러한 도구들은 상소 단계에 도달하기 전에 조기에 이해상충을 식별할 수 있게 함으로써 침해 주장에 대한 선제적 방어 전략을 수립하는 데 기여합니다.