I en betydelig avgjørelse avsagt 6. juni 2025, fastslo Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) at klagere ikke kan vise til argumenter fremført under saksbehandlingen i sine klageinnslegg. Denne prejudisielle avgjørelsen i Princeton Equity Group LLC v. USPTO understreker et lenge gjeldende prosessuelt krav.
Saken omhandlet en søkers forsøk på å inkorporere argumenter ved henvisning («incorporation-by-reference») knyttet til geografisk beskrivende karakter, som tidligere hadde blitt avvist av det amerikanske patent- og varemerkekontoret (USPTO) under undersøkelsen. Under anken til TTAB uttalte advokaten at de «gjentok og gjenformulerte» tidligere juridiske standpunkter uten å inkludere dem direkte i klageinnslegget. Nemnda fant denne tilnærmingen utilstrekkelig.
Denne avgjørelsen bekrefter et grunnleggende prinsipp: Alle argumenter som utfordrer en eksaminators avslag må være eksplisitt inkludert i den opprinnelige klageinnleveringen for å bli opprettholdt for TTABs gjennomgang. Ifølge nemnda skaper ikke inkorporering ved henvisning noe frafall; det resulterer i tap av de spesifikke juridiske standpunktene.
Avgjørelsen gir praktisk innsikt i to kritiske aspekter ved varemerkerett.
- Forvekslingsfare: Saken fremhever den granskingen som foregår rundt varemerker som kan være forvekslingsbare med eksisterende merker eller villedende på grunn av beskrivende språkbruk. Omfattende redegjørelser for hvert enkelt avslagsgrunnlag er essensielle.
Grundig oppfølging av alle saker som involverer klienters varemerker er også avgjørende for varemerkeadvokater. De må sikre full oversikt over potensielle konflikter og relaterte rettssaker på tvers av ulike jurisdiksjoner.
Vekten på direkte presentasjon understreker den betydningen bedrifter tillegger klar og umiddelbar tilgang til overvåkingsdata relatert til sine varemerker. Slike verktøy muliggjør proaktive forsvarsstrategier mot krenkelseskrav ved å tillate tidlig identifisering av konflikter før de når ankestadiet.