L'intersezione tra espressione creativa e protezione commerciale è diventata un punto focale nel diritto della proprietà intellettuale. Per le entità operanti nei settori dell'intrattenimento, dei media e della cultura, la questione cruciale è stabilire se i titoli delle opere creative – come film o album musicali – possano qualificarsi come diritti preesistenti tutelati ai sensi della legge sui marchi. Recenti decisioni amministrative in Cina confermano che ciò è possibile, a condizione che siano soddisfatti specifici criteri rigorosi.
Questo quadro normativo è stato recentemente chiarito in procedimenti di nullità riguardanti marchi associati a Mallarmé's Tuesdays, il terzo album da solista del cantante e cantautore Wu Qingfeng. L'esito stabilisce un precedente per la protezione dei beni creativi contro registrazioni di marchi opportuniste.
Il Fondamento Giuridico: Diritti Preesistenti e Diritti di Merchandising
L'articolo 32 della Legge sui Marchi della Repubblica Popolare Cinese vieta la registrazione di marchi che ledano i diritti preesistenti di terzi. Storicamente, i tribunali e l'Amministrazione Nazionale Cinese per la Proprietà Intellettuale (CNIPA) hanno interpretato i "diritti preesistenti" in modo restrittivo, limitandoli ad asset tradizionali quali denominazioni commerciali, diritti d'autore e diritti al nome personale.
Tuttavia, l'espansione dell'economia di mercato ha rivelato una lacuna nella protezione. I contraffattori hanno iniziato a registrare titoli di film famosi, opere audiovisive e nomi di personaggi come marchi. Questi titoli si sono evoluti oltre la semplice funzione di identificare la fonte delle opere creative, diventando simboli indipendenti dotati di significativo valore commerciale, spesso definiti "diritti di merchandising".
La prassi giurisprudenziale si è adattata per colmare questa disparità attraverso tappe fondamentali:
Il caso "Harry Potter" del 2005: L'Ufficio Marchi ha riconosciuto che il titolo di un'opera in lingua straniera può costituire un diritto preesistente se è "noto all'interno della Cina".
Il caso "007 James Bond" del 2011: La Corte Popolare Superiore di Pechino ha formalmente riconosciuto i "diritti di merchandising" per i nomi dei personaggi, ammettendo che il loro valore commerciale deriva da investimenti sostanziali di lavoro e capitale. Questa decisione ha funto da precedente guida da parte della Corte Suprema del Popolo.
Queste sentenze hanno spinto revisioni delle politiche, stabilendo un test a tre elementi per la protezione: reputazione, valore commerciale e associazione. Secondo le linee guida attuali, se un titolo di opera o un nome di personaggio ha raggiunto un elevato grado di reputazione e il suo uso come marchio è suscettibile di causare confusione nel pubblico riguardo a un'approvazione o licenza, esso beneficia della protezione ai sensi dell'articolo 32.
Caso di Studio: La Nullità di "Mallarmé's Tuesdays"
Questi principi sono stati messi alla prova in procedimenti di nullità avviati da Wu Qingfeng contro dieci domande di marchio depositate da Explosion Plan (Hainan) Enterprise Management Consulting Co., Ltd.
Il Contesto
Wu Qingfeng ha pubblicato Mallarmé's Tuesdays il 30 settembre 2022. Tra la data di pubblicazione e giugno 2023, Explosion Plan ha depositato multiple domande per il marchio "Mallarmé's Tuesdays" in varie classi, inclusa la Classe 35 (pubblicità e gestione aziendale), la Classe 33 (bevande alcoliche), la Classe 14 (gioielleria) e la Classe 3 (cosmetici). Nove di queste domande sono state approvate per la registrazione.
Upon discovering the filings, Wu Qingfeng's legal team initiated invalidation proceedings against the registered marks. Scoperte le domande, il team legale di Wu Qingfeng ha avviato procedimenti di nullità contro i marchi registrati. La sfida principale consisteva nel dimostrare che il titolo dell'album costituisse un diritto preesistente tutelabile, nonostante Wu non avesse precedentemente registrato marchi per tale titolo nella Cina continentale.
Strategia Legale ed Evidenze
La strategia si è concentrata sul dimostrare che "Mallarmé's Tuesdays" soddisfaceva i criteri per la protezione come titolo di opera musicale ai sensi dell'articolo 32. L'argomentazione si basava su tre pilastri:
Identità: Il marchio contestato era identico al titolo dell'opera musicale nota dell'attore.
Reputazione e Influenza: L'opera ha raggiunto un'elevata reputazione presso il pubblico di riferimento, estendendosi oltre l'apprezzamento artistico fino a influenzare commercialmente beni e servizi correlati.
Rischio di Confusione: Esisteva un'associazione stabile e biunivoca tra l'opera e Wu Qingfeng. La registrazione di tali marchi da parte di un terzo era suscettibile di indurre in errore il pubblico, portandolo a credere che i beni fossero autorizzati o affiliati all'artista, usurpando così opportunità commerciali.
La substantiation di queste affermazioni richiedeva prove complete:
Dati di Diffusione: Conteggi delle riproduzioni e metriche di coinvolgimento dei fan che dimostrassero un'ampia portata.
Impatto Commerciale: Dati di vendita e pagine di recensioni che evidenziassero l'influenza dell'album.
Validazione di Terzi: Premi e reportage mediatici che confermassero la corrispondenza stabile tra il titolo e l'artista.
Intenzione del Registrante: Documenti societari che mostrassero come il convenuto avesse depositato numerosi marchi identici a titoli noti, indicando un modello di sfruttamento parassitario della reputazione altrui.
La Decisione
La CNIPA ha accolto tutte e nove le richieste di nullità. L'organismo amministrativo ha motivato che le prove dimostravano che "Mallarmé's Tuesdays" era diventato noto al pubblico di riferimento prima delle date di deposito dei marchi contestati. La reputazione e il valore commerciale associato erano risultati diretti del lavoro creativo e degli investimenti di Wu Qingfeng. Di conseguenza, la registrazione dei marchi contestati violava l'articolo 32, ledendo i diritti preesistenti di merchandising dell'attore.
Implicazioni per le Aziende e la Strategia sui Marchi
La sentenza rafforza diverse lezioni cruciali per le imprese, in particolare quelle operanti nelle industrie creative:
1. I Titoli come Asset
Un titolo di opera noto è un asset commerciale dotato di protezione legale indipendente. Le aziende devono riconoscere che i titoli, una volta stabiliti con una reputazione significativa, possono impedire a terzi di registrarli come marchi in classi correlate o persino non correlate, qualora esista un rischio di confusione.
2. L'Importanza del Monitoraggio e dell'Azione Tempestiva
Il caso evidenzia la necessità di un monitoraggio proattivo dei marchi. Il team di Wu Qingfeng ha agito rapidamente upon discovering le domande. Per le aziende, istituire un robusto sistema di sorveglianza marchi consente il rilevamento tempestivo di accaparramenti o depositi opportunisti, permettendo un intervento legale puntuale prima che i marchi vengano registrati. Un efficace monitoraggio marchi è essenziale per la tutela marchi registrati.
3. Le Prove sono Fondamentali
Il successo in tali procedimenti di nullità dipende dalla raccolta completa di prove. Le imprese devono documentare non solo vendite e pubblicità, ma anche il riconoscimento da parte di terzi e la forza dell'associazione tra il titolo e il creatore. Questi dati costituiscono la base per dimostrare l'esistenza di "diritti preesistenti" e "reputazione". Implementare servizi di sorveglianza marchio e sorveglianza marchi registrati facilita questa raccolta dati.
4. Chiarezza nella Protezione del Brand
Per creatori e brand, questo caso sottolinea il valore di ottenere la registrazione del marchio per i titoli parallelamente alla protezione del copyright. Sebbene il quadro giuridico consenta la protezione senza registrazione, registrare proattivamente i marchi elimina ambiguità e riduce l'onere della prova in potenziali controversie, garantendo una migliore tutela marchi registrati.