De kruising van creatieve expressie en commerciële bescherming is een centraal punt geworden in het intellectuele-eigendomsrecht. Voor entiteiten in de entertainment-, media- en cultuursector is de cruciale vraag of titels van creatieve werken – zoals films of muziekalbums – kwalificeren als beschermde oudere rechten onder het merkenrecht. Recente bestuurlijke uitspraken in China bevestigen dat dit het geval is, mits aan specifieke strenge criteria wordt voldaan.
Dit kader is recentelijk verduidelijkt in nietigheidsprocedures betreffende merken die geassocieerd zijn met Mallarmé's Tuesdays, het derde soloalbum van zanger en songwriter Wu Qingfeng. De uitkomst creëert een precedent voor het beschermen van creatieve activa tegen opportunistische merkaanvragen.
De juridische basis: Oudere rechten en merchandisingrechten
Artikel 32 van de Merkenwet van de Volksrepubliek China verbiedt de registratie van merken die afbreuk doen aan de oudere rechten van anderen. Historisch gezien interpreteerden rechtbanken en de China National Intellectual Property Administration (CNIPA) "oudere rechten" eng, en beperkten ze deze tot traditionele activa zoals handelsnamen, auteursrechten en rechten op persoonsnamen.
De expansie van de goedereneconomie onthulde echter een beschermingskloof. Inbreukmakers begonnen titels van bekende films, audiovisuele werken en personagenamen als merken te registreren. Deze titels evolueerden van louter bron-aanduidingen voor creatieve werken naar onafhankelijke symbolen met aanzienlijke commerciële waarde, vaak aangeduid als "merchandisingrechten".
De rechtspraktijk paste zich aan om dit verschil aan te pakken via belangrijke mijlpalen:
De zaak "Harry Potter" uit 2005: Het Merkenbureau erkende dat de titel van een werk in een vreemde taal een ouder recht kon vormen als deze "bekend was binnen China".
De zaak "007 James Bond" uit 2011: Het Hogere Volksgericht van Peking erkende formeel "merchandisingrechten" voor personagenamen, waarbij werd erkend dat hun commerciële waarde voortvloeit uit aanzienlijke investeringen in arbeid en kapitaal. Deze beslissing diende als een leidend precedent door het Hoogste Volksgericht.
Deze uitspraken leidden tot beleidsherzieningen, waarbij een drie-elementen-test voor bescherming werd vastgesteld: reputatie, commerciële waarde en associatie. Volgens de huidige richtlijnen komt een werkstitel of personagenaam in aanmerking voor bescherming onder Artikel 32 als deze een hoge mate van reputatie heeft verworven en het gebruik ervan als merk waarschijnlijk verwarring bij het publiek zal veroorzaken regarding goedkeuring of licentieverlening.
Casestudy: De nietigheidsprocedure rond "Mallarmé's Tuesdays"
Deze principes werden op de proef gesteld in nietigheidsprocedures die door Wu Qingfeng waren ingesteld tegen tien merkaanvragen ingediend door Explosion Plan (Hainan) Enterprise Management Consulting Co., Ltd.
De context
Wu Qingfeng bracht Mallarmé's Tuesdays uit op 30 september 2022. Tussen de uitgave en juni 2023 diende Explosion Plan meerdere aanvragen in voor het merk "Mallarmé's Tuesdays" in verschillende klassen, waaronder klasse 35 (reclame en bedrijfsbeheer), klasse 33 (alcoholische dranken), klasse 14 (sieraden) en klasse 3 (cosmetica). Negentien van deze aanvragen werden goedgekeurd voor registratie.
Na het ontdekken van de inschrijvingen startte het juridische team van Wu Qingfeng nietigheidsprocedures tegen de geregistreerde merken. De kernuitdaging was het aantonen dat de albumtitel een beschermbaar ouder recht vormde, ondanks dat Wu eerder geen merken voor de titel in mainland China had laten registreren.
Juridische strategie en bewijsvoering
De strategie richtte zich op het bewijzen dat "Mallarmé's Tuesdays" voldeed aan de criteria voor bescherming als titel van een muzikaal werk onder Artikel 32. Het argument rustte op drie pijlers:
- Identiteit: Het betwiste merk was identiek aan de titel van het bekende muzikale werk van de eiser.
- Reputatie en invloed: Het werk verwierf een hoge reputatie onder het relevante publiek, die verder reikte dan artistieke waardering tot commerciële invloed op gerelateerde goederen en diensten.
- Verwarringsgevaar: Er bestond een stabiele, één-op-één associatie tussen het werk en Wu Qingfeng. De registratie van dergelijke merken door een derde partij zou het publiek waarschijnlijk misleiden door de indruk te wekken dat de goederen geautoriseerd waren of gelieerd aan de artiest, waardoor commerciële kansen werden toegeëigend.
Om deze claims te onderbouwen was uitgebreid bewijsmateriaal vereist:
- Verspreidingsgegevens: Aantal streams en statistieken over fanbetrokkenheid die een breed bereik demonstreerden.
- Commerciële impact: Verkoopgegevens en recensiepagina's die de invloed van het album benadrukten.
- Validatie door derden: Prijzen en mediaberichten die de stabiele overeenkomst tussen de titel en de artiest bevestigden.
- Intentie van de registrant: Bedrijfsrecords waaruit bleek dat de verweerder talloze merken had ingeschreven die identiek waren aan bekende titels, wat wijst op een patroon van meeliften op de goodwill van anderen.
De uitspraak
De CNIPA handhaafde alle negen nietigheidsverzoeken. Het bestuursorgaan redeneerde dat het bewijs aantoonde dat "Mallarmé's Tuesdays" bekend was geworden bij het relevante publiek vóór de indieningsdata van de betwiste merken. De reputatie en de bijbehorende commerciële waarde waren directe resultaten van de creatieve arbeid en investeringen van Wu Qingfeng. Bijgevolg schond de registratie van de betwiste merken Artikel 32 door afbreuk te doen aan de oudere merchandisingrechten van de eiser.
Gevolgen voor bedrijven en merkenstrategie
De uitspraak versterkt verschillende cruciale lessen voor bedrijven, vooral die in de creatieve industrieën:
1. Titels als activa
Een bekende werkstitel is een commercieel actief met onafhankelijke juridische bescherming. Bedrijven moeten erkennen dat titels, zodra ze een aanzienlijke reputatie hebben opgebouwd, derden kunnen weerhouden deze als merk te registreren in gerelateerde of zelfs niet-gerelateerde klassen als verwarring waarschijnlijk is.
2. Het belang van monitoring en vroeg optreden
De zaak benadrukt de noodzaak van proactieve merkbewaking. Het team van Wu Qingfeng handelde snel na het ontdekken van de aanvragen. Voor bedrijven stelt het opzetten van een robuust merkbewaking dienst-systeem hen in staat om squatting of opportunistische inschrijvingen vroeg te detecteren, wat tijdige juridische interventie mogelijk maakt voordat merken worden geregistreerd. Dit is essentieel voor effectieve merkenbescherming.
3. Bewijs is van paramount belang
Succes in dergelijke nietigheidsprocedures hangt af van uitgebreide bewijsverzameling. Bedrijven moeten niet alleen verkoop en publiciteit documenteren, maar ook erkenning door derden en de sterkte van de associatie tussen de titel en de maker. Deze data vormt de basis voor het bewijzen van "oudere rechten" en "reputatie". Wie zijn merk wil bewaken, moet deze gegevens paraat hebben.
4. Duidelijkheid in merkbescerming
Voor makers en merken onderstreept deze zaak de waarde van het zekerstellen van merkregistratie voor titels naast auteursrechtbescherming. Hoewel het juridisch kader bescherming zonder registratie mogelijk maakt, elimineert het proactief registreren van merken ambiguïteit en vermindert het de bewijslast bij potentiële geschillen. Een goede merkbewaking strategie begint dan ook bij preventieve registratie.