Il sistema di marchi dell'Unione Europea funzionava un tempo come un quadro unificato per la tutela dei marchi registrati nei suoi Stati membri. L'uscita del Regno Unito dall'Unione ha introdotto significative complessità legali che si estendono ai meccanismi di enforcement della proprietà intellettuale. Una recente sentenza del Tribunale Generale dell'UE in Joules Ltd v. EUIPO - Star Gold GmbH dimostra che gli aggiustamenti legati alla Brexit continuano a influenzare la valutazione dei diritti di marchio durante i procedimenti amministrativi in corso.
Tempistiche e procedimenti di opposizione
Le opposizioni ai marchi raramente sono immediate, spesso si protraggono per mesi o anni, creando vulnerabilità temporali per i titolari di diritti che in precedenza facevano affidamento sulla sovrapposizione giurisdizionale. In questo caso, Joules Ltd ha contestato la registrazione del marchio figurativo Jules Gents da parte di Star Gold GmbH, un'azienda tedesca. La disputa si è concentrata sulla possibilità che precedenti registrazioni di marchi nel Regno Unito potessero sostenere un'opposizione dopo la scadenza del periodo di transizione della Brexit, il 31 dicembre 2020.
L'opposizione è iniziata mentre il Regno Unito faceva ancora parte del sistema di marchi dell'UE. Inizialmente, la Divisione Opposizioni dell'EUIPO ha dato ragione a Joules, citando un rischio di confusione con uno dei suoi marchi britannici. Tuttavia, al momento in cui la Commissione di Ricorso dell'EUIPO ha emesso la sua decisione finale nel marzo 2021, il contesto legale era cambiato. La Commissione ha stabilito che i marchi britannici non potevano più essere considerati "diritti anteriori" poiché non erano più protetti in uno Stato membro dell'UE.
Il Tribunale Generale ha confermato questa decisione, stabilendo un precedente critico: la validità di un motivo relativo di rifiuto deve essere valutata alla data in cui l'EUIPO emette la sua decisione finale, non semplicemente alla data di deposito della domanda contestata. Se un diritto cessa di esistere o perde il suo status all'interno del territorio dell'UE durante la pendenza di un'opposizione, non può servire come base per il rifiuto.
La disconnessione territoriale
Questa sentenza evidenzia la natura frammentata del diritto della proprietà intellettuale post-Brexit. Per le aziende che operano in Europa, il "marchio UE" non comprende più la copertura del Regno Unito. Nel valutare il rischio di confusione, il territorio rilevante esclude il Regno Unito. Di conseguenza, le prove di riconoscimento del marchio o di percezione dei consumatori nel Regno Unito non possono essere aggregate per dimostrare la reputazione all'interno degli Stati membri rimanenti dell'UE.
Nel caso Joules, il Tribunale ha respinto l'argomentazione secondo cui un'elevata visibilità nel Regno Unito dovrebbe rafforzare la protezione dei marchi anteriori dell'UE nel resto del blocco. Lo standard legale richiede di dimostrare la reputazione tra una parte significativa del pubblico rilevante all'interno del territorio specifico in cui si cerca la protezione. Poiché il Regno Unito era escluso da quel territorio ai fini della decisione finale, le prove limitate ai mercati britannici hanno avuto scarso peso.
Implicazioni per il monitoraggio marchi e la strategia
Questo caso sottolinea la necessità di strategie dinamiche di sorveglianza marchi registrati per i professionisti della proprietà intellettuale. Gli approcci tradizionali che considerano i diritti di marchio come asset statici non tengono conto dei cambiamenti geopolitici che ne alterano l'applicabilità durante un procedimento.
Punti chiave per le aziende:
Valutare i diritti alla data della decisione: Quando si avvia o si difende un'opposizione, valutare lo stato attuale di tutti i diritti anteriori citati. Un diritto valido al momento del deposito può diventare irrilevante al momento della decisione finale se perde la sua copertura territoriale.
Separare le prove giurisdizionali: La forza di un marchio in una giurisdizione non si traduce automaticamente in protezione legale in un'altra. Dopo la Brexit, i dati di mercato specifici del Regno Unito non possono sostituire le prove di reputazione all'interno dell'UE vera e propria.
Dare priorità ai marchi registrati nell'UE: Affidarsi esclusivamente ai marchi britannici per bloccare le domande nell'UE è sempre più rischioso. Assicurarsi che i marchi principali siano registrati direttamente nell'UE (o tramite disegni internazionali che designano esplicitamente l'UE) per mantenere una posizione indipendente dallo status legale del Regno Unito.
Monitorare le tempistiche procedurali: La durata dei procedimenti dell'EUIPO crea una finestra di opportunità per il cambiamento dei diritti. Le aziende devono attivamente sorvegliare il marchio non solo per le nuove domande, ma anche per le date di scadenza dei propri diritti critici e lo status geopolitico di tali diritti durante le dispute in corso.
Con il consolidarsi della separazione tra i sistemi di marchi del Regno Unito e dell'UE, le aziende devono trattarli come ecosistemi legali distinti. Affidarsi a presupposti superati sulla validità transgiurisdizionale non è più sufficiente in un ambiente normativo sempre più frammentato.