Une récente décision de la Cour d'appel de Malaisie a clarifié un aspect critique du droit moderne des marques : republier du contenu contenant la marque d'un tiers sur un compte corporate de réseau social peut constituer un usage de marque « dans le cadre d'une activité commerciale ». Ce jugement établit que les marques mondiales doivent équilibrer agilité numérique et surveillance des marques rigoureuse pour atténuer leur responsabilité.
L'affaire, Maxcare Success Sdn Bhd c. Motionquest Sdn Bhd, implique un litige entre deux marques de lubrifiants, MAXOIL et MAXXOIL. Maxcare Success détenait la marque déposée MAXOIL en Malaisie. Motionquest agissait en tant que distributeur pour des produits commercialisés sous la marque MAXXOIL, initialement fabriqués aux États-Unis. Un précédent conflit juridique avait abouti à l'annulation de l'enregistrement de MAXXOIL en Malaisie, forçant les distributeurs à rebaptiser ces produits localement sous le nom « MAXX PERFORMANCE ».
Malgré cette restriction, entre août et octobre 2020, Motionquest a republié quatre vidéos contenant le signe MAXXOIL sur sa page Facebook officielle. Ces publications ont été supprimées en janvier 2021 après le début des procédures judiciaires. La question centrale devant la Cour d'appel était de savoir si une telle republication numérique constituait un usage de la marque « dans le cadre d'une activité commerciale », portant ainsi atteinte aux droits de Maxcare.
Redéfinir l'« usage » sur le marché numérique
Le tribunal de première instance avait initialement rejeté la demande de Maxcare, estimant que, puisque le signe MAXXOIL n'était pas physiquement apposé sur les produits vendus en Malaisie, il ne constituait pas un usage commercial. La juridiction inférieure avait également rejeté l'argument selon lequel les publications constituaient une publicité contrefaisante, car elles n'étaient pas directement liées à des produits portant ce signe spécifique au point de vente.
La Cour d'appel a renversé cette position, établissant que les médias électroniques accessibles sur Internet relèvent pleinement de la définition de la publicité et de l'usage commercial en vertu de la loi malaisienne sur les marques de 2019. La cour a déterminé que la page Facebook de Motionquest était une plateforme commerciale conçue pour promouvoir la visibilité de ses produits. Par conséquent, en republant des vidéos mettant en avant le signe contesté, Motionquest a engagé un « usage dans le cadre d'une activité commerciale », même si les produits physiques qu'elle vendait portaient une marque différente.
Cette interprétation s'aligne sur des tendances juridiques plus larges reconnaissant que la perception d'une marque est façonnée non seulement par son emballage, mais aussi par l'ensemble de l'écosystème numérique qui l'entoure. Pour les entreprises s'appuyant sur du contenu généré par les utilisateurs ou du matériel promotionnel tiers, cette décision indique que le simple fait de sélectionner du contenu existant peut créer de nouvelles responsabilités si ce contenu contient de la propriété intellectuelle non autorisée.
Le rôle de la connaissance dans la responsabilité pour contrefaçon
Au-delà de la définition mécanique de l'usage, la cour a examiné l'état d'esprit de Motionquest en vertu de l'article 54(4) de la loi. Cette disposition considère qu'une personne a utilisé une marque sans autorisation si elle savait, ou avait des raisons de croire, que cet usage était non autorisé.
La Cour d'appel a estimé que les circonstances suggéraient fortement que Motionquest avait des raisons de croire que ses actions étaient contrefaisantes. Le litige antérieur et le rebranding ultérieur en « MAXX PERFORMANCE » avaient créé un dossier clair indiquant que MAXXOIL n'était pas une marque autorisée sur le marché malaisien. Dans ce contexte, republier du contenu avec la marque américaine d'origine ne pouvait être considéré comme une simple négligence. Cela démontrait un mépris conscient ou téméraire des restrictions existantes en matière de marques.
Cet aspect de la décision est particulièrement significatif pour les multinationales gérant des marques régionales. Lorsque les noms de produits et les marques varient selon les juridictions en raison des enregistrements locaux, les protocoles de conformité internes doivent être robustes. Les distributeurs ne peuvent pas se fier aux actifs marketing mondiaux sans vérifier leur légalité dans chaque marché local où ils sont diffusés.
Les limites des recours juridiques
Bien que Maxcare ait réussi à établir la contrefaçon, l'appel a été partiellement accordé. La Cour d'appel a refusé d'accorder des dommages-intérêts ou un compte de profits. Cette décision reposait sur l'absence de preuve que Motionquest avait effectivement apposé les marques MAXOIL ou MAXXOIL sur des produits physiques vendus en Malaisie. Sans preuve du volume réel des ventes ou de la confusion des consommateurs résultant de produits tangibles portant la marque, le calcul d'une compensation financière restait spéculatif.
De plus, la demande de passing off de Maxcare a été rejetée. La cour a noté que la déclaration initiale ne plaidait pas de manière adéquate les éléments de tromperie requis pour ce délit. Cette perte procédurale souligne l'importance de la précision dans les dépôts juridiques : même des revendications substantielles valides peuvent échouer si elles ne sont pas correctement formulées selon les règles de procédure établies.
Implications stratégiques pour la protection des marques
Cette affaire offre deux leçons distinctes pour différents segments du monde des affaires. Pour les propriétaires de marques et les détenteurs de droits de propriété intellectuelle, la décision élargit l'arsenal d'outils d'application. L'usage numérique non autorisé d'une marque ne se limite plus aux contrefaçons physiques. Les services de veille des dépôts de marques doivent désormais inclure une surveillance de marque agressive des canaux de réseaux sociaux pour détecter les contenus contrefaisants susceptibles d'influencer la perception des consommateurs sans apparaître sur les étiquettes des produits.
Pour les entreprises utilisant du contenu tiers ou distribuant des produits sous licence, le jugement souligne la nécessité d'une gestion complète des droits. Republier du matériel promotionnel n'est pas une activité passive : c'est une approbation et une promotion actives. Les entreprises doivent s'assurer que tout contenu diffusé est conforme aux lois locales sur la propriété intellectuelle. Des clauses contractuelles claires concernant l'usage des marques sur les canaux numériques sont essentielles pour atténuer les risques.
L'intersection entre le droit des marques et le marketing sur les réseaux sociaux continue d'évoluer. Alors que les marques dépendent de plus en plus des plateformes numériques pour leur visibilité, la définition juridique de l'« usage » continuera de s'adapter. Les entreprises qui ne mettent pas à jour leurs stratégies de conformité pour refléter cette réalité s'exposent à des injonctions et à des dommages réputationnels. Sur le marché numérique, chaque publication est une affiche publicitaire, et chaque republication est une approbation. Comprendre le poids juridique de ces actions n'est plus optionnel : c'est un élément fondamental de la stratégie commerciale.
En intégrant un logiciel de surveillance des marques déposées et en adoptant des pratiques rigoureuses de surveiller une marque, les entreprises peuvent mieux naviguer dans ce paysage complexe et protéger leurs actifs intellectuels contre les usages non autorisés.