Una reciente decisión del Tribunal de Apelación de Malasia ha aclarado un aspecto crítico de la vigilancia de marcas moderna: republicar contenido que incluye la marca registrada de un tercero en una cuenta corporativa de redes sociales puede constituir un uso de la marca "en el curso de una actividad comercial". Este fallo establece que las marcas globales deben equilibrar la agilidad digital con un riguroso escrutinio legal para mitigar responsabilidades.
El caso, Maxcare Success Sdn Bhd v. Motionquest Sdn Bhd, involucra una disputa entre dos marcas de lubricantes, MAXOIL y MAXXOIL. Maxcare Success era titular de la marca registrada MAXOIL en Malasia. Motionquest actuaba como distribuidor de productos bajo la marca MAXXOIL, fabricados originalmente en Estados Unidos. Una batalla legal previa resultó en la cancelación del registro de MAXXOIL en Malasia, obligando a los distribuidores a cambiar la marca de estos productos localmente por "MAXX PERFORMANCE".
A pesar de esta restricción, entre agosto y octubre de 2020, Motionquest republicó cuatro videos que contenían el signo MAXXOIL en su página oficial de Facebook. Estas publicaciones fueron eliminadas en enero de 2021 tras el inicio de los procedimientos legales. La cuestión central ante el Tribunal de Apelación era si dicha republicación digital constituía un uso de la marca en el curso de una actividad comercial, infringiendo así los derechos de Maxcare.
Redefiniendo el "Uso" en el Mercado Digital
El Tribunal Superior desestimó inicialmente la demanda de Maxcare, argumentando que, como el signo MAXXOIL no se aplicaba físicamente a los productos vendidos en Malasia, no constituía un uso en el comercio. El tribunal de primera instancia también rechazó el argumento de que las publicaciones constituían publicidad infractora, ya que no estaban directamente relacionadas con productos que llevaran ese signo específico en el punto de venta.
El Tribunal de Apelación revocó esta postura, estableciendo que los medios electrónicos accesibles en internet encajan plenamente en la definición de publicidad y uso comercial según la Ley de Marcas de Malasia de 2019. El tribunal determinó que la página de Facebook de Motionquest era una plataforma comercial diseñada para promover la visibilidad de sus productos. Por lo tanto, al republicar videos que presentaban el signo en disputa, Motionquest incurrió en un "uso en el curso de una actividad comercial", incluso si los productos físicos que vendía llevaban una marca diferente.
Esta interpretación se alinea con tendencias legales más amplias que reconocen que la percepción de una marca no se forma solo por el empaque, sino por todo el ecosistema digital que rodea a un producto. Para las empresas que dependen de contenido generado por usuarios o material promocional de terceros, esta decisión indica que simplemente seleccionar contenido existente puede generar nuevas responsabilidades si ese contenido contiene propiedad intelectual no autorizada.
El Papel del Conocimiento en la Responsabilidad por Infracción
Más allá de la definición mecánica de uso, el tribunal examinó el estado mental de Motionquest según la Sección 54(4) de la Ley. Esta disposición considera que una persona ha utilizado una marca sin autorización si sabía, o tenía motivos para creer, que dicho uso no estaba autorizado.
El Tribunal de Apelación determinó que las circunstancias sugerían fuertemente que Motionquest tenía motivos para creer que sus acciones eran infractoras. El litigio previo y el posterior cambio de marca a "MAXX PERFORMANCE" crearon un registro claro de que MAXXOIL no era una marca permitida en el mercado malasio. En este contexto, republicar contenido con la marca original de EE. UU. no podía considerarse un descuido inocente, sino que demostraba una indiferencia consciente o temeraria hacia las restricciones existentes de vigilancia de marcas registradas.
Este aspecto del fallo es particularmente significativo para las corporaciones multinacionales que gestionan marcas regionales. Cuando los nombres de productos y las marcas varían según la jurisdicción debido a registros locales, los protocolos internos de cumplimiento deben ser sólidos. Los distribuidores no pueden confiar en activos de marketing globales sin verificar su legalidad en cada mercado local donde se difundan.
Los Límites de los Recursos Legales
Aunque Maxcare logró demostrar la infracción, el recurso fue parcialmente concedido. El Tribunal de Apelación se negó a otorgar daños o una rendición de cuentas de beneficios. Esta decisión se basó en la falta de evidencia de que Motionquest hubiera aplicado las marcas MAXOIL o MAXXOIL a productos físicos vendidos en Malasia. Sin pruebas del volumen real de ventas o confusión del consumidor derivada de productos tangibles que llevaran la marca, el cálculo de la compensación financiera seguía siendo especulativo.
Además, la reclamación de Maxcare por passing off fue rechazada. El tribunal señaló que la demanda inicial no había alegado adecuadamente los elementos de tergiversación requeridos para este tipo de acción. Esta pérdida procesal subraya la importancia de la precisión en los escritos legales: incluso las reclamaciones sustantivas válidas pueden fracasar si no se enmarcan correctamente dentro de las normas establecidas de alegación.
Implicaciones Estratégicas para la Protección de Marcas
Este caso ofrece dos lecciones distintas para diferentes segmentos del mundo empresarial. Para los titulares de marcas y de propiedad intelectual, la decisión amplía el conjunto de herramientas para la aplicación de la ley. El uso digital no autorizado de una marca ya no se limita a productos falsificados físicos. Los servicios de monitoreo de marcas ahora deben incluir auditorías agresivas de los canales de redes sociales para detectar contenido infractor que pueda influir en la percepción del consumidor sin aparecer en las etiquetas de los productos.
Para las empresas que utilizan contenido de terceros o distribuyen productos bajo licencia, el fallo enfatiza la necesidad de una gestión integral de derechos. Republicar material promocional no es una actividad pasiva, sino un respaldo y promoción activos. Las empresas deben asegurarse de que todo el contenido distribuido cumpla con las leyes locales de propiedad intelectual. Las disposiciones contractuales claras sobre el uso de marcas en canales digitales son esenciales para mitigar riesgos.
La intersección entre la ley de marcas y el marketing en redes sociales sigue evolucionando. A medida que las marcas dependen cada vez más de las plataformas digitales para su visibilidad, la definición legal de "uso" continuará adaptándose. Las empresas que no actualicen sus estrategias de cumplimiento para reflejar esta realidad corren el riesgo de enfrentar medidas cautelares y daños a su reputación. En el mercado digital, cada publicación es un anuncio y cada republicación es un respaldo. Comprender el peso legal de estas acciones ya no es opcional: es un componente fundamental de la estrategia empresarial.
La vigilancia y seguimiento de marcas en entornos digitales se ha convertido en una prioridad. Las empresas deben implementar sistemas robustos de vigilancia de marcas online para proteger sus activos intangibles y evitar infracciones que puedan surgir en el dinámico mundo de las redes sociales.