Un enregistrement fédéral de marque offre une priorité à l'échelle nationale, mais cette protection n'est pas absolue. Une décision de la Cour d'appel des États-Unis pour le circuit fédéral – désormais définitive après que la Cour suprême a refusé de l'examiner – illustre cette fragilité. Dans l'affaire Game Plan, Inc. v. Uninterrupted IP, LLC, le tribunal a confirmé que les droits de common law établis après le dépôt d'une demande fédérale peuvent toujours prévaloir sur une marque enregistrée.
Pour les dirigeants et les équipes juridiques, cette décision met en lumière une vulnérabilité critique dans la stratégie de marque : un enregistrement ne garantit pas l'immunité si une autre partie a déjà établi sa priorité par l'usage effectif de la marque. Cela souligne le rôle crucial de la surveillance de marque dans la protection de l'identité de la marque en tant que mécanisme de défense contre de telles érosions de droits.
Le litige autour de « More Than an Athlete »
L'affaire portait sur l'expression « MORE THAN AN ATHLETE ». Game Plan, Inc., une organisation caritative, a cherché à enregistrer une version stylisée de cette expression pour des services de collecte de fonds caritatifs via la vente de t-shirts. L'entreprise a déposé sa demande en décembre 2016 et a reçu un enregistrement fédéral en juin 2018.
Quelques mois plus tard, en mars 2018, Uninterrupted IP, LLC (UNIP), une entité médiatique liée à la star de la NBA LeBron James, a déposé six demandes d'intention d'utilisation pour des marques similaires. Lorsque Game Plan a tenté de s'opposer à ces demandes, UNIP a répondu en demandant l'annulation de l'enregistrement de Game Plan.
Le moment décisif est survenu en février 2019, lorsque UNIP a signé un accord d'achat d'actifs. Grâce à cette transaction, UNIP a acquis des droits de common law sur la marque auprès d'un tiers qui vendait des marchandises portant l'inscription « MORE THAN AN ATHLETE » depuis mai 2013 au moins. Comme cet utilisateur initial avait commencé à utiliser la marque avant que Game Plan ne dépose sa demande, UNIP a pu revendiquer avec succès la priorité.
La priorité de common law prime sur le statut d'enregistrement
Game Plan a soutenu que son enregistrement fédéral devrait la protéger en vertu de l'article 1115(b) du Lanham Act, qui considère un enregistrement incontestable comme une preuve concluante de droits exclusifs. L'entreprise a fait valoir que permettre aux droits de common law postérieurs au dépôt de primer sur une marque fédérale sapait la priorité statutaire accordée par la date de dépôt.
Le Circuit fédéral a rejeté cet argument. Le tribunal a déterminé que l'acquisition par UNIP de droits de common law préexistants ne constituait ni une modification interdite de ses demandes en instance, ni un transfert invalide de goodwill. Il s'agissait plutôt d'une acquisition légitime de droits antérieurs à la demande de Game Plan. Étant donné que le tiers avait utilisé la marque dans le commerce avant le dépôt de Game Plan, ces droits de common law étaient supérieurs à l'enregistrement fédéral de Game Plan.
Cette distinction est vitale pour les entreprises qui s'appuient sur des demandes d'intention d'utilisation ou qui supposent que leur enregistrement fige le paysage concurrentiel en leur faveur. L'usage antérieur par une autre partie crée un doute sur le titre qu'un simple enregistrement ne peut effacer. Cette complexité juridique reflète la complexité du droit des marques concernant la confusion et la surveillance, où la compréhension des nuances de la priorité est essentielle.
Implications stratégiques pour la protection de la marque
La décision a des implications significatives sur la manière dont les entreprises abordent la surveillance des marques et la résolution des conflits.
1. La surveillance doit être proactive, et non réactive
Attendre qu'une demande soit publiée pour vérifier les conflits est souvent trop tard. Si une autre partie a déjà établi des droits de common law grâce à des ventes ou à un usage public, votre propre enregistrement ou demande peut être vulnérable à l'annulation ou à l'opposition. Une surveillance continue des dossiers fédéraux, du commerce général et de l'activité sur le marché est essentielle.
2. La diligence raisonnable s'étend au-delà de la base de données de l'USPTO
Lors de la réalisation de recherches de disponibilité, partez du principe qu'un résultat vierge dans la base de données fédérale ne garantit pas la liberté d'exploitation. Les droits de common law existent indépendamment de l'enregistrement. Les entreprises doivent enquêter sur l'usage réel sur le marché pour s'assurer qu'elles ne portent pas atteinte à un goodwill établi ailleurs. Cette diligence raisonnable s'étend au suivi des menaces potentielles, comme celles auxquelles fait face la marque THE BECOMING CODE, où une surveillance active est clé.
3. La valeur d'une utilisation précoce
Pour les startups et les marques émergentes, établir des preuves concrètes d'utilisation le plus tôt possible est plus précieux que de simplement déposer des formulaires. Bien que l'enregistrement fédéral offre des avantages significatifs, il n'accorde pas automatiquement des droits supérieurs à ceux d'un utilisateur antérieur. La documentation des dates de ventes, de publicité et de distribution devient une preuve cruciale en cas de litige potentiel.
Conclusion
La décision Game Plan renforce un principe fondamental du droit américain des marques : la priorité est généralement déterminée par celui qui utilise la marque en premier dans le commerce, et non nécessairement par celui qui dépose une demande en premier. Pour les entreprises, cela signifie que la stratégie de marque ne peut être considérée comme une tâche purement administrative de dépôt de formulaires. Elle nécessite un engagement actif avec le marché pour identifier et résoudre les conflits avant qu'ils ne dégénèrent en litiges coûteux.
Protéger une marque implique plus que l'obtention d'un certificat de l'USPTO. Cela exige une compréhension rigoureuse de l'interaction entre les droits de common law et les enregistrements fédéraux, ainsi qu'une approche disciplinée pour surveiller les menaces potentielles sur le marché. Ignorer les nuances de la priorité peut laisser même les marques enregistrées exposées à l'annulation.