連邦商標登録は全米規模での優先権を提供しますが、その保護は絶対的なものではありません。連邦巡回控訴裁判所の判決（最高裁判所が審理を拒否したため確定）は、この保護の脆さを如実に示しています。Game Plan, Inc. v. Uninterrupted IP, LLC 事案において、裁判所は、連邦出願後に確立されたコモン・ロー（普通法）上の権利であっても、登録商標に対抗し得ることを確認しました。
経営陣および法務チームにとって、この判決は商標戦略における重大な脆弱性を浮き彫りにしています。つまり、登録だけでは、他社がすでに商標の実際の使用を通じて優先権を確立している場合、免責保証にはならないということです。これは、権利の侵食に対する防御機制として、ブランド保護における商標監視の決定的な役割 を強調するものです。
「MORE THAN AN ATHLETE」をめぐる争い
本件は「MORE THAN AN ATHLETE」というフレーズに関するものでした。慈善団体である Game Plan, Inc. は、T シャツ販売を通じた慈善資金調達サービス向けに、このフレーズのデザイン化されたバージョンの登録を出願しました。同社は 2016 年 12 月に出願し、2018 年 6 月に連邦登録を取得しました。
その数ヶ月後の 2018 年 3 月、NBA スターであるレブロン・ジェームズ氏に関連するメディア企業 Uninterrupted IP, LLC（以下 UNIP）は、類似する商標について 6 件の使用意思出願を行いました。Game Plan がこれらの出願に異議申し立てを試みたところ、UNIP は対抗手段として Game Plan の登録の無効審判を請求しました。
決定的な転機となったのは 2019 年 2 月で、UNIP は資産売買契約に調印しました。この取引により、UNIP は少なくとも 2013 年 5 月以前から「MORE THAN AN ATHLETE」を使用した商品を販売していた第三者から、その商標に関するコモン・ロー上の権利を取得しました。この元の使用者が Game Plan の出願前に商標を使用開始していたため、UNIP は優先権の主張に成功しました。
登録状況よりも優先するコモン・ロー上の優先権
Game Plan は、ランハム法第 1115 条 (b) 項に基づき、自社の連邦登録によって保護されるべきであると主張しました。同条項では、無異議性の登録を排他的権利の決定的証拠とみなしています。同社は、出願後に発生したコモン・ロー上の権利が連邦商標を凌駕することを認めることは、出願日によって付与される法定上の優先権を損なうものであると論じました。
しかし、連邦巡回控訴裁判所はこの主張を退けました。裁判所は、UNIP による既存のコモン・ロー権利の取得は、係属中の出願に対する禁止された修正でもなければ、営業権の無効な譲渡でもないとの判断を下しました。むしろ、それは Game Plan の出願以前に存在した権利の正当な取得であるとされました。第三者が Game Plan の出願前に商業的に商標を使用していたため、そのコモン・ロー上の権利は Game Plan の連邦登録よりも優越すると結論づけられたのです。
この区別は、使用意思出願に依存している企業や、自社の登録が競合環境を有利に固定化すると想定している企業にとって極めて重要です。他社による先行使用は、登録だけでは消し去ることのできない権利関係の不透明さ（クラウド）を生み出します。この法的な複雑さは、優先権のニュアンスを理解することが不可欠である 混同の恐れと監視に関する商標法の複雑さ と同様です。
ブランド保護への戦略的示唆
この判決は、企業が商標監視および紛争解決にどのようにアプローチすべきかについて、重要な示唆を与えています。
1. 監視は受動的ではなく能動的であるべき
衝突の有無を確認するために出願の公告を待っているのでは、多くの場合手遅れです。他社がすでに販売や公衆への使用を通じてコモン・ロー上の権利を確立している場合、自社の特許庁への登録や出願は、無効審判や異議申し立てに対して脆弱になる可能性があります。連邦政府の記録、一般的な商取引、および市場活動の継続的な商標監視が不可欠です。
2. デューデリジェンスは USPTO データベースを超えて行われるべき
クリアランス調査を行う際、連邦データベースでの検索結果がクリーンであっても、事業展開の自由が保証されているとは限らないと仮定すべきです。コモン・ロー上の権利は登録とは独立して存在します。企業は、よそで確立された営業権を侵害していないかを確認するために、実際の市場での使用状況を調査しなければなりません。このデューデリジェンスには、積極的な監視が鍵となる THE BECOMING CODE 商標が直面しているような潜在的な脅威の追跡も含まれます。
3. 早期使用の価値
スタートアップや新興ブランドにとって、単に出願書類を提出するだけでなく、可能な限り早期に使用の具体的な証拠を確立することの方が価値があります。連邦登録は大きな利益をもたらしますが、先行使用者に対する優越的な権利を自動的に付与するわけではありません。販売、広告、流通の日付に関する記録は、潜在的な紛争において決定的な証拠となります。
結論
Game Plan 判決は、米国商標法の基本原理を再確認するものです。すなわち、優先権は一般的に出願を最初に行った者ではなく、商業的に商標を最初に使用した者によって決定されるということです。企業にとってこれは、商標戦略を単なる書類提出の事務作業と見なしてはならないことを意味します。高コストな訴訟にエスカレートする前に、市場との積極的な関わりを通じて紛争を特定し、解決する必要があります。
ブランドを保護するには、USPTO から証明書を取得するだけでは不十分です。コモン・ロー上の権利が連邦登録とどのように相互作用するかを厳密に理解し、市場における潜在的な脅威を監視する規律あるアプローチが求められます。商標ウォッチングや商標監視サービス、商標監視ツールを活用せず、優先権のニュアンスを無視することは、登録済みの商標でさえ無効審判のリスクにさらされる結果を招きかねません。