สิทธิทางจารีตประเพณีสามารถลบล้างเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนระดับสหพันธรัฐได้ แม้จะยื่นคำขอจดทะเบียนไปแล้ว

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระดับรัฐบาลกลางมอบสิทธิลำดับความสำคัญทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม ความคุ้มครองดังกล่าวไม่ได้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ คำตัดสินของศาลอุทธรณ์ประจำวงจรแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit) ซึ่งถือเป็นข้อยุติหลังจากศาลฎีกาปฏิเสธที่จะพิจารณาอุทธรณ์ ได้แสดงให้เห็นถึงความเปราะบางนี้ ในคดี Game Plan, Inc. v. Uninterrupted IP, LLC ศาลยืนยันว่าสิทธิตามกฎหมายจารีตประเพณี (common law rights) ที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ยังคงสามารถลบล้างเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้

สำหรับผู้บริหารและทีมฝ่ายกฎหมาย คำตัดสินนี้ชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนที่สำคัญในกลยุทธ์เครื่องหมายการค้า: การมีใบจดทะเบียนไม่ได้การันตีว่าจะปลอดภัยจากการถูกท้าทาย หากคู่กรณีอื่นได้สร้างสิทธิลำดับความสำคัญผ่านการใช้งานเครื่องหมายการค้านั้นจริงไปแล้ว สิ่งนี้เน้นย้ำถึง บทบาทสำคัญของการติดตามเครื่องหมายการค้าในการปกป้องเอกลักษณ์ของแบรนด์ ในฐานะกลไกป้องกันต่อการถูกลดทอนสิทธิเช่นนี้

ข้อพิพาทเกี่ยวกับวลี "More Than an Athlete"

คดีนี้เกี่ยวข้องกับวลี "MORE THAN AN ATHLETE" Game Plan, Inc. ซึ่งเป็นองค์กรการกุศล ได้ยื่นขอจดทะเบียนรูปแบบตัวอักษรเฉพาะของวลีดังกล่าวสำหรับบริการระดมทุนเพื่อการกุศลผ่านการขายเสื้อยืด บริษัทได้ยื่นคำขอในเดือนธันวาคม 2016 และได้รับจดทะเบียนระดับรัฐบาลกลางในเดือนมิถุนายน 2018

ไม่กี่เดือนต่อมา ในเดือนมีนาคม 2018 Uninterrupted IP, LLC (UNIP) ซึ่งเป็นหน่วยงานสื่อที่เกี่ยวข้องกับเลอบรอน เจมส์ ดาวเด่นของ NBA ได้ยื่นคำขอแสดงเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายการค้า (intent-to-use applications) ที่คล้ายกันจำนวนหกฉบับ เมื่อ Game Plan พยายามจะคัดค้านคำขอเหล่านี้ UNIP ได้ตอบโต้โดยการยื่นขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนของ Game Plan

จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 เมื่อ UNIP ได้ลงนามในข้อตกลงการซื้อขายทรัพย์สิน ผ่านข้อตกลงนี้ UNIP ได้เข้าซื้อสิทธิตามกฎหมายจารีตประเพณีในเครื่องหมายการค้าจากบุคคลที่สาม ซึ่งได้จำหน่ายสินค้าที่มีวลี "MORE THAN AN ATHLETE" มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2013 เป็นอย่างน้อย เนื่องจากผู้ใช้ดั้งเดิมรายนี้ได้เริ่มใช้เครื่องหมายการค้าก่อนที่ Game Plan จะยื่นคำขอจดทะเบียน UNIP จึงสามารถอ้างสิทธิลำดับความสำคัญได้สำเร็จ

สิทธิลำดับความสำคัญตามกฎหมายจารีตประเพณีมีอำนาจเหนือสถานะการจดทะเบียน

Game Plan โต้แย้งว่าการจดทะเบียนระดับรัฐบาลกลางของตนควรได้รับความคุ้มครองภายใต้มาตรา 1115(b) ของพระราชบัญญัติ Lanham Act ซึ่งถือว่าการจดทะเบียนที่ไร้ข้อโต้แย้งเป็นหลักฐานชี้ขาดของสิทธิแต่เพียงผู้เดียว บริษัทแย้งว่าการอนุญาตให้สิทธิตามกฎหมายจารีตประเพณีที่เกิดขึ้นหลังการยื่นคำขอมามีผลลบล้างเครื่องหมายการค้าระดับรัฐบาลกลางนั้น เป็นการบ่อนทำลายสิทธิลำดับความสำคัญทางกฎหมายที่กำหนดโดยวันที่ยื่นคำขอ

ศาลอุทธรณ์ประจำวงจรได้ปฏิเสธข้อโต้แย้งนี้ ศาลตัดสินว่าการที่ UNIP เข้าซื้อสิทธิตามกฎหมายจารีตประเพณีที่มีอยู่ก่อนหน้านั้น ไม่ถือเป็นการแก้ไขคำขอที่อยู่ระหว่างพิจารณาที่ต้องห้าม หรือเป็นการโอนความนิยมทางธุรกิจ (goodwill) ที่ไม่ถูกต้อง แต่ถือเป็นกระบวนการได้มาซึ่งสิทธิโดยชอบธรรมที่มีมาก่อนวันที่ Game Plan ยื่นคำขอ เนื่องจากบุคคลที่สามได้ใช้เครื่องหมายการค้าในการค้าก่อนที่ Game Plan จะยื่นคำขอ สิทธิตามกฎหมายจารีตประเพณีเหล่านั้นจึงมีน้ำหนักเหนือกว่าการจดทะเบียนระดับรัฐบาลกลางของ Game Plan

ความแตกต่างนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่พึ่งพาการยื่นคำขอแสดงเจตนาที่จะใช้ หรือที่สันนิษฐานว่าการจดทะเบียนของตนจะหยุดยั้งภูมิทัศน์การแข่งขันให้เป็นประโยชน์ต่อตน การใช้งานก่อนหน้าโดยคู่กรณีอื่นสร้างมลทินต่อกรรมสิทธิ์ซึ่งการจดทะเบียนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถลบเลือนได้ ความซับซ้อนทางกฎหมายนี้สะท้อนถึง ความซับซ้อนของกฎหมายเครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับความสับสนและการตรวจสอบ ซึ่งความเข้าใจในรายละเอียดปลีกย่อยของสิทธิลำดับความสำคัญเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

นัยยะเชิงกลยุทธ์สำหรับการปกป้องแบรนด์

คำตัดสินนี้มีนัยยะสำคัญต่อแนวทางที่บริษัทต่างๆ ใช้ในการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าและการแก้ไขข้อขัดแย้ง

1. การตรวจสอบต้องเป็นเชิงรุก ไม่ใช่เชิงรับ

การรอจนกว่าคำขอจดทะเบียนจะได้รับการประกาศเพื่อตรวจสอบความขัดแย้งมักสายเกินไป หากคู่กรณีอื่นได้สร้างสิทธิตามกฎหมายจารีตประเพณีผ่านการขายหรือการใช้งานสาธารณะแล้ว การจดทะเบียนหรือคำขอของคุณอาจเสี่ยงต่อการถูกเพิกถอนหรือคัดค้าน ดังนั้น การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทั้งในบัญชีรายการของรัฐบาลกลาง การค้าทั่วไป และกิจกรรมในตลาด จึงเป็นสิ่งจำเป็น

2. การตรวจสอบข้อเท็จจริงต้องขยายออกไปเกินกว่าฐานข้อมูลของ USPTO

เมื่อทำการสืบค้นเครื่องหมายการค้าเพื่อเคลียร์พื้นที่ (clearance searches) ต้องถือว่าผลลัพธ์ที่สะอาดในฐานข้อมูลระดับรัฐบาลกลางไม่ได้รับประกันเสรีภาพในการดำเนินธุรกิจ สิทธิตามกฎหมายจารีตประเพณีมีอยู่โดยไม่ขึ้นอยู่กับการจดทะเบียน ธุรกิจต้องสอบสวนการใช้งานจริงในตลาดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้ละเมิดความนิยมทางธุรกิจที่ก่อตั้งขึ้นแล้วในที่อื่น การตรวจสอบข้อเท็จจริงนี้รวมถึงการติดตามภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น เช่น กรณีของเครื่องหมายการค้า THE BECOMING CODE ซึ่งการเฝ้าระวังอย่างแข็งขันคือกุญแจสำคัญ

3. คุณค่าของการเริ่มใช้ตั้งแต่เนิ่นๆ

สำหรับสตาร์ทอัพและแบรนด์เกิดใหม่ การสร้างหลักฐานการใช้งานที่เป็นรูปธรรมให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ มีค่ามากกว่าเพียงแค่การยื่นเอกสาร ในขณะที่การจดทะเบียนระดับรัฐบาลกลางมอบประโยชน์มหาศาล แต่ก็ไม่ได้มอบสิทธิที่เหนือกว่าโดยอัตโนมัติเมื่อเทียบกับผู้ที่ใช้งานมาก่อน เอกสารบันทึกยอดขาย การโฆษณา และวันที่จัดจำหน่าย จึงกลายเป็นหลักฐานสำคัญในกรณีที่เกิดข้อพิพาทใดๆ

บทสรุป

คำตัดสินในคดี Game Plan ตอกย้ำหลักการพื้นฐานของกฎหมายเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา: สิทธิลำดับความสำคัญโดยทั่วไปถูกกำหนดโดยผู้ที่ใช้งานเครื่องหมายการค้าในการค้าเป็นรายแรก ไม่ใช่ผู้ที่递交คำขอจดทะเบียนเป็นรายแรกเสมอไป สำหรับธุรกิจ นี่หมายความว่ากลยุทธ์เครื่องหมายการค้าไม่สามารถมองเป็นเพียงงานธุรการในการกรอกแบบฟอร์มได้ แต่ต้องการการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับตลาด เพื่อระบุและแก้ไขข้อขัดแย้งก่อนที่จะลุกลามกลายเป็นการฟ้องร้องที่มีค่าใช้จ่ายสูง

การปกป้องแบรนด์เกี่ยวข้องมากกว่าแค่การรับใบรับรองจาก USPTO แต่ต้องการความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าสิทธิตามกฎหมายจารีตประเพณีมีปฏิสัมพันธ์กับการจดทะเบียนระดับรัฐบาลกลางอย่างไร รวมถึงต้องมีวินัยในการตรวจสอบภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในตลาด การเพิกเฉยต่อรายละเอียดปลีกย่อยของสิทธิลำดับความสำคัญอาจทำให้แม้กระทั่งเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วเสี่ยงต่อการถูกเพิกถอน