Việc đăng ký nhãn hiệu liên bang mang lại quyền ưu tiên trên toàn quốc, tuy nhiên sự bảo vệ đó không phải là tuyệt đối. Một phán quyết của Tòa án Phúc thẩm Liên bang Hoa Kỳ – nay đã có hiệu lực cuối cùng sau khi Tòa án Tối cao từ chối xem xét lại vụ việc – đã minh họa rõ ràng cho tính mong manh này. Trong vụ Game Plan, Inc. v. Uninterrupted IP, LLC, tòa án đã khẳng định rằng các quyền theo thông luật (common law rights) được thiết lập sau khi đơn đăng ký nhãn hiệu liên bang được nộp vẫn có thể đánh bại một nhãn hiệu đã được đăng ký.
Đối với các giám đốc điều hành và đội ngũ pháp lý, phán quyết này làm nổi bật một lỗ hổng nghiêm trọng trong chiến lược nhãn hiệu: việc đăng ký không đảm bảo khả năng miễn trừ nếu một bên khác đã thiết lập quyền ưu tiên thông qua việc sử dụng thực tế nhãn hiệu đó. Điều này nhấn mạnh vai trò then chốt của dịch vụ theo dõi nhãn hiệu trong việc bảo vệ bản sắc thương hiệu như một cơ chế phòng thủ trước những xói mòn quyền lợi như vậy.
Tranh chấp xung quanh cụm từ "More Than an Athlete"
Vụ việc liên quan đến cụm từ "MORE THAN AN ATHLETE". Game Plan, Inc., một tổ chức từ thiện, đã寻求 đăng ký một phiên cách điệu của cụm từ này cho các dịch vụ gây quỹ từ thiện thông qua việc bán áo thun. Công ty đã nộp đơn đăng ký vào tháng 12 năm 2016 và nhận được giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu liên bang vào tháng 6 năm 2018.
Vài tháng sau, vào tháng 3 năm 2018, Uninterrupted IP, LLC (UNIP), một thực thể truyền thông liên quan đến ngôi sao NBA LeBron James, đã nộp sáu đơn đăng ký với ý định sử dụng cho các nhãn hiệu tương tự. Khi Game Plan cố gắng phản đối các đơn đăng ký này, UNIP đã đáp trả bằng cách yêu cầu hủy bỏ registration của Game Plan.
Thời điểm then chốt xảy ra vào tháng 2 năm 2019, khi UNIP ký kết một thỏa thuận mua lại tài sản. Thông qua thỏa thuận này, UNIP đã mua lại các quyền theo thông luật đối với nhãn hiệu từ một bên thứ ba, người đã bán hàng hóa mang dòng chữ "MORE THAN AN ATHLETE" ít nhất là từ tháng 5 năm 2013. Vì người sử dụng gốc này đã bắt đầu sử dụng nhãn hiệu trước khi Game Plan nộp đơn đăng ký, UNIP đã thành công trong việc tuyên bố quyền ưu tiên.
Quyền ưu tiên theo thông luật lấn át trạng thái đăng ký
Game Plan lập luận rằng việc đăng ký nhãn hiệu liên bang của họ phải được bảo vệ theo Mục 1115(b) của Đạo luật Lanham, quy định coi một đăng ký không thể tranh cãi là bằng chứng conclusively về quyền độc quyền. Công ty cho rằng việc cho phép các quyền theo thông luật phát sinh sau thời điểm nộp đơn ghi đè lên một nhãn hiệu liên bang sẽ làm suy yếu quyền ưu tiên theo quy định dựa trên ngày nộp đơn.
Tòa án Phúc thẩm Liên bang đã bác bỏ lập luận này. Tòa án xác định rằng việc UNIP mua lại các quyền theo thông luật đã tồn tại từ trước không phải là một sửa đổi bị cấm đối với các đơn đăng ký đang chờ xử lý của họ, cũng không phải là một chuyển giao thiện chí (goodwill) vô hiệu. Thay vào đó, đây là một cuộc mua lại quyền hợp pháp với các quyền lợi có trước cả đơn đăng ký của Game Plan. Vì bên thứ ba đã sử dụng nhãn hiệu trong thương mại trước khi Game Plan nộp đơn, những quyền theo thông luật đó có giá trị cao hơn so với đăng ký nhãn hiệu liên bang của Game Plan.
Sự phân biệt này rất quan trọng đối với các doanh nghiệp đang dựa vào các đơn đăng ký với ý định sử dụng hoặc giả định rằng việc đăng ký của họ sẽ đóng băng bối cảnh cạnh tranh theo hướng có lợi cho mình. Việc sử dụng trước bởi một bên khác tạo ra một đám mây nghi vấn về quyền sở hữu mà chỉ riêng việc đăng ký không thể xóa bỏ. Sự phức tạp về pháp lý này phản ánh tính phức tạp của luật nhãn hiệu liên quan đến khả năng gây nhầm lẫn và theo dõi, nơi việc hiểu rõ các sắc thái về quyền ưu tiên là điều cần thiết.
Ý nghĩa chiến lược đối với việc bảo hộ nhãn hiệu
Phán quyết này có những tác động đáng kể đến cách các công ty tiếp cận việc theo dõi nhãn hiệu và giải quyết xung đột.
1. Theo dõi phải mang tính chủ động, không phải phản ứng
Chờ đợi cho đến khi một đơn đăng ký được công bố mới tiến hành kiểm tra xung đột thường là quá muộn. Nếu một bên khác đã thiết lập quyền theo thông luật thông qua hoạt động bán hàng hoặc sử dụng công khai, thì đăng ký hoặc đơn đăng ký của chính bạn có thể dễ bị tổn thương trước các yêu cầu hủy bỏ hoặc phản đối. Việc giám sát liên tục các hồ sơ liên bang, hoạt động thương mại chung và các hoạt động trên thị trường là điều cần thiết.
2. Thẩm định mở rộng ra ngoài cơ sở dữ liệu của USPTO
Khi tiến hành tra cứu nhãn hiệu để xác minh khả năng đăng ký, hãy giả định rằng một kết quả sạch trong cơ sở dữ liệu liên bang không đảm bảo quyền tự do hoạt động. Các quyền theo thông luật tồn tại độc lập với việc đăng ký. Các doanh nghiệp phải điều tra việc sử dụng thực tế trên thị trường để đảm bảo họ không xâm phạm đến thiện chí đã được thiết lập ở nơi khác. Quy trình thẩm định này bao gồm cả việc theo dõi các mối đe dọa tiềm tàng giống như những gì nhãn hiệu THE BECOMING CODE phải đối mặt, nơi công tác giám sát chủ động là chìa khóa then chốt.
3. Giá trị của việc sử dụng sớm
Đối với các công ty khởi nghiệp và thương hiệu mới nổi, việc thiết lập bằng chứng cụ thể về việc sử dụng càng sớm càng tốt có giá trị hơn nhiều so với việc chỉ nộp hồ sơ giấy tờ. Mặc dù đăng ký nhãn hiệu liên bang mang lại những lợi ích đáng kể, nhưng nó không tự động cấp quyền ưu việt hơn so với người sử dụng trước đó. Các tài liệu ghi nhận ngày bán hàng, quảng cáo và phân phối trở thành bằng chứng quan trọng trong bất kỳ tranh chấp tiềm tàng nào.
Kết luận
Phán quyết trong vụ Game Plan củng cố một nguyên tắc cơ bản của luật nhãn hiệu Hoa Kỳ: quyền ưu tiên thường được xác định bởi bên nào sử dụng nhãn hiệu trong thương mại đầu tiên, chứ không nhất thiết là bên nào nộp đơn đăng ký đầu tiên. Đối với các doanh nghiệp, điều này có nghĩa là chiến lược đăng ký nhãn hiệu không thể được xem như một nhiệm vụ hành chính thuần túy là điền các biểu mẫu. Nó đòi hỏi sự tham gia tích cực vào thị trường để xác định và giải quyết các xung đột trước khi chúng leo thang thành các vụ kiện tốn kém.
Bảo hộ nhãn hiệu liên quan đến nhiều hơn là việc securing một giấy chứng nhận từ USPTO. Nó đòi hỏi một sự hiểu biết sâu sắc về cách các quyền theo thông luật tương tác với các đăng ký liên bang và một cách tiếp cận kỷ luật trong việc giám sát các mối đe dọa tiềm tàng trên thị trường. Bỏ qua các sắc thái về quyền ưu tiên có thể khiến ngay cả những nhãn hiệu đã đăng ký cũng bị phơi bày trước nguy cơ bị hủy bỏ.