Het Hooggerechtshof van Australië heeft een belangrijke uitspraak gedaan die het juridische kader wijzigt voor bedrijven die een merknaam gebruiken die reeds in gebruik is bij een andere entiteit. De zaak Zip Co Limited v Firstmac Limited heeft een nieuwe maatstaf gevestigd voor het beoordelen van het verweer van "eerlijk gelijktijdig gebruik" tegen aanspraken op merkinbreuk.
Merken zijn bedoeld om de merkidentiteit te beschermen en verwarring bij consumenten te voorkomen. Wanneer een bedrijf een vergelijkbaar merk gebruikt, kan het beschuldigingen van inbreuk ontmoeten. Er bestaan echter uitzonderingen, waarvan er één het verweer van "eerlijk gelijktijdig gebruik" is. Deze bepaling stelt een bedrijf in staat een vergelijkbaar merk te gebruiken indien het kan aantonen dat het gebruik oprecht was en niet gericht op het misleiden van consumenten.
Het hof oordeelde dat de "eerlijkheid" van de vermeende inbreukmaker bij elke gelegenheid van potentiële inbreuk moet worden beoordeeld, en niet op één enkel moment. Bijgevolg moet een bedrijf, als het begint met het gebruik van een vergelijkbaar merk en later een claim onder ogen ziet, bewijs leveren dat het gebruik gedurende de hele bedrijfsvoering eerlijk is gebleven.
De uitspraak verduidelijkt dat de bewijslast voor het aantonen van de eerlijkheid van het gebruik rust bij de vermeende inbreukmaker. Dit is een complexe taak, aangezien het hof opmerkte dat "eerlijkheid" een subjectief criterium is, afhankelijk van de intentie van de gebruiker. Het hof stelde dat eerlijkheid moet worden beoordeeld volgens de normen van gewone, fatsoenlijke mensen.
In deze zaak gebruikte Zip Co Limited het merk "ZIP" voor krediet bij het verkoopspunt en digitale betaaldiensten. Ondanks het ontvangen van ongunstige onderzoeksrapporten van IP Australia waarin werd aangegeven dat het merk reeds was geregistreerd door First, zette Zip Co het gebruik voort. Het hof concludeerde dat Zip Co niet voldeed aan de verplichting om te bewijzen dat het gebruik eerlijk was.
Voor bedrijven heeft de uitspraak belangrijke implicaties, met name in concurrerende markten. Belangrijke overwegingen zijn:
Wees u bewust van de bewijslast: Aantonen dat een merk eerlijk is gebruikt, vereist substantieel bewijs. Bedrijven moeten bereid zijn om aan te tonen dat hun gebruik niet alleen rechtmatig was, maar ook daadwerkelijk eerlijk.
Geef prioriteit aan clearance-onderzoeken: Voer voordat u een nieuw merk of product introduceert uitgebreide clearance-onderzoeken uit om bestaande merken op te sporen. Dit helpt juridische geschillen te voorkomen en zorgt ervoor dat de merknaam uniek en onderscheidend is.
Zoek juridisch advies: Als er een ongunstig onderzoeksrapport wordt ontvangen, is het essentieel om een juridisch expert te raadplegen. Een juridisch professional kan helpen bij het navigeren door het merkenrecht
Merkttoezicht is een vitale praktijk voor bedrijven, vooral in sectoren waar merknamen cruciaal zijn voor marktsucces. Regelmatig controleren van de markt op vergelijkbare merken kan helpen conflicten in een vroeg stadium te identificeren, waardoor proactieve reacties mogelijk worden.
In het geval van Zip Co waren het nalaten om het ongunstige onderzoeksrapport aan te pakken en het ontbreken van bewijs ter ondersteuning van de claim van eerlijk gebruik centraal in de beslissing van het hof. Dit onderstreept het belang van niet alleen het uitvoeren van clearance-onderzoeken, maar ook het handhaven van een waakzame aanpak ten aanzien van merkttoezicht.
Diensten zoals IP Defender volgen aanvragen in nationale merkenregisters, wat kan helpen conflicten in een vroeg stadium op te sporen.