La Cour suprême du Royaume-Uni a rendu une décision historique dans l'affaire Dream Pairs Europe Inc et autre c. Iconix Luxembourg Holdings SARL, apportant une clarification bien nécessaire sur le rôle de la confusion post-vente dans la contrefaçon de marque. La décision, [2025] UKSC 25, souligne que la confusion post-vente seule peut établir une contrefaçon lorsqu'elle porte atteinte à la fonction d'origine d'une marque.
Principaux enseignements
La confusion post-vente seule peut établir une contrefaçon
- La Cour suprême a confirmé que la confusion concernant l'origine des produits par le consommateur moyen suffit à établir une contrefaçon en vertu de l'article 10(2)(b) du Trade Marks Act 1994 (TMA). Aucun dommage supplémentaire n'est requis.
La Cour suprême rejette la limitation post-vente
- La cour a rejeté les arguments imposant une « limitation post-vente », qui aurait restreint la confusion post-vente aux contextes de point de vente ou transactionnels.
Validation de l'appréciation globale du risque de confusion
- La Cour suprême a confirmé la validité de l'appréciation globale, où la similitude et la confusion sont évaluées conjointement, même lorsque la similitude n'est pas apparente lors d'une comparaison côte à côte.
Les circonstances réalistes de post-vente doivent être prises en compte
- La cour a souligné que la confusion post-vente doit être évaluée sur la base de circonstances réalistes et représentatives, conformément aux principes de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).
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Contexte
L'affaire opposait Iconix Luxembourg Holdings SARL, une marque de mode de luxe, et Dream Pairs Europe Inc, qui vend des produits d'apparence similaire. Le conflit portait sur la question de savoir si la confusion post-vente seule pouvait constituer une contrefaçon actionable.
Décision de première instance
Décision de la Haute Cour : Le juge Miles a rejeté la demande d'Iconix en 2022, estimant que la marque de Dream Pairs ne présentait pas de similitude intrinsèque avec celle d'Iconix et ne causait aucune confusion ni au point de vente ni dans un contexte post-vente.
Raisonnement clé : Miles a insisté sur un examen attentif de la manière dont la marque de Dream Pairs serait perçue sous divers angles et dans différents contextes. Il a conclu qu'il n'y avait ni irrationalité ni erreur de principe dans sa décision.
Décision de la Cour d'appel
Décision d'appel : La Cour d'appel a infirmé la décision de Miles en 2024, estimant que la marque d'Iconix causait une confusion en raison de la manière dont les produits de Dream Pairs étaient perçus dans des contextes post-vente.
Raisonnement : La cour a souligné l'importance de la perception post-vente et a statué que la confusion post-vente pouvait survenir même sans confusion au point de vente.
Pourvoi en cassation devant la Cour suprême
Arguments de Dream Pairs : Les appelants ont soutenu que la confusion post-vente ne devrait pas suffire à établir une contrefaçon sauf si elle affectait la fonction essentielle de la marque en tant que garantie d'origine. Ils ont également contesté la validité de l'appréciation globale.
Décision de la Cour suprême : La Cour suprême a rejeté les arguments de Dream Pairs, qui n'étaient étayés par aucune jurisprudence de la CJUE. Elle a maintenu les propositions selon lesquelles les marques peuvent donner lieu à une contrefaçon par le biais d'une confusion post-vente et que des contextes post-vente réalistes doivent être pris en compte dans les évaluations de marques.
Décision
Aspect de la similitude
La Cour suprême a confirmé que la similitude intrinsèque n'est pas une condition préalable à l'appréciation globale. La similitude post-vente, même si elle n'est pas apparente lors d'une comparaison côte à côte, peut toujours conduire à une confusion actionable. La cour a cité l'affaire Equivalenza (CJUE 2017), soulignant que l'impression d'ensemble des signes doit être prise en compte.
Aspect de la confusion
La Cour suprême a rejeté l'argument de Dream Pairs concernant la limitation post-vente. Elle a estimé que la confusion post-vente peut influencer les consommateurs dans des contextes non transactionnels, tels que dans la rue ou sur les réseaux sociaux. Cela correspond à l'article 10(4) du TMA, qui définit le champ d'application plus large de l'usage de la marque.
Rejet du pourvoi
La Cour suprême a accueilli le pourvoi de Dream Pairs, notant que la décision de Miles n'était ni irrationnelle ni erronée. Elle a souligné les contraintes intentionnelles limitant l'intervention des cours d'appel dans les décisions de première instance.
Commentaire
Ce jugement constitue une étape majeure pour la doctrine de la confusion post-vente, qui a été controversée ces dernières années. La décision réaffirme que les marques protègent les marques au-delà de la vente initiale et que l'appréciation globale reste valide.
Pour les marques de mode comme Iconix, cette décision est particulièrement significative, car elle valide l'importance de la protection post-vente contre les imitateurs. Cependant, elle s'applique à tous les propriétaires de marques, renforçant la pertinence continue des marques pour prévenir les produits imitatifs.
Elle sert également de mise en garde aux parties envisageant des appels. La désapprobation par la Cour suprême de l'intervention des cours d'appel suggère que les constatations des juridictions inférieures pourraient être moins susceptibles d'être contestées à l'avenir.
Conclusion
La décision Dream Pairs clarifie le fait que la confusion post-vente seule peut établir une contrefaçon de marque, à condition qu'elle cause une confusion parmi les consommateurs et porte atteinte à l'essence de la marque en tant que garantie d'origine. Cette décision est une victoire pour les propriétaires de marques et un rappel de la nature évolutive de la protection des marques à l'ère numérique.