Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa wydał przełomowy wyrok w sprawie Dream Pairs Europe Inc i inna przeciwko Iconix Luxembourg Holdings SARL, zapewniając długo wyczekiwaną jasność co do roli pomyłki po sprzedaży w zakresie naruszenia znaku towarowego. Decyzja ta, [2025] UKSC 25, podkreśla, że sama pomyłka po sprzedaży może stanowić podstawę do stwierdzenia naruszenia, gdy powoduje ona szkody dla funkcji pochodzenia znaku towarowego.
Kluczowe wnioski
Sama pomyłka po sprzedaży może stanowić podstawę do stwierdzenia naruszenia
- Sąd Najwyższy potwierdził, że pomyłka przeciętnego konsumenta co do pochodzenia towarów jest wystarczająca do stwierdzenia naruszenia na podstawie art. 10 ust. 2 lit. b ustawy o znakach towarowych z 1994 r. (TMA). Nie jest wymagana żadna dodatkowa szkoda.
Sąd Najwyższy odrzuca ograniczenie dotyczące okresu po sprzedaży
- Sąd oddalił argumenty nakładające „ograniczenie dotyczące okresu po sprzedaży", które ograniczałoby pomyłkę po sprzedaży wyłącznie do kontekstu punktu sprzedaży lub transakcji.
Potwierdzono ważność globalnej oceny prawdopodobieństwa pomyłki
- Sąd Najwyższy podtrzymał ważność globalnej oceny, w której podobieństwo i pomyłka są oceniane łącznie, nawet jeśli podobieństwo nie jest widoczne podczas porównania obok siebie.
Należy uwzględnić realistyczne okoliczności po sprzedaży
- Sąd podkreślił, że pomyłka po sprzedaży musi być oceniana na podstawie realistycznych i reprezentatywnych okoliczności, zgodnie z zasadami wynikającymi z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).
IP Defender: Twój partner w monitorowaniu znaków towarowych
- Aby skutecznie chronić swoją markę, rozważ skorzystanie z usługi IP Defender – systemu monitorowania znaków towarowych, który pomaga firmom strzec swojej własności intelektualnej. Dzięki ciągłemu monitorowaniu ponad 40 krajowych baz danych znaków towarowych, w tym w UE i USA, IP Defender zapewnia przewagę nad potencjalnymi naruszycielami. Ich kosztowo efektywne rozwiązanie wykorzystuje najnowsze algorytmy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, oferując bezproblemowy i wydajny system monitorowania dostosowany do firm każdej wielkości.
Tło sprawy
Sprawa dotyczyła Iconix Luxembourg Holdings SARL, luksusowej marki odzieżowej, oraz Dream Pairs Europe Inc, która sprzedaje produkty o podobnym wyglądzie. Konflikt koncentrował się na kwestii, czy sama pomyłka po sprzedaży może stanowić podstawę do podjęcia działań prawnych z tytułu naruszenia.
Decyzja sądu pierwszej instancji
Orzeczenie Sądu Wysokiego: Sędzia Miles oddalił powództwo Iconix w 2022 roku, uznając, że znak Dream Pairs nie wykazuje wewnętrznego podobieństwa do znaku Iconix i nie powoduje pomyłki ani w punkcie sprzedaży, ani w kontekście po sprzedaży.
Kluczowe uzasadnienie: Miles podkreślił konieczność starannego rozważenia tego, jak znak Dream Pairs byłby postrzegany z różnych kątów widzenia i w różnych kontekstach. Doszedł do wniosku, że w jego decyzji nie było żadnej irracjonalności ani błędu co do zasady.
Decyzja Sądu Apelacyjnego
Orzeczenie apelacyjne: Sąd Apelacyjny uchylił w 2024 roku decyzję sędziego Milesa, stwierdzając, że znak Iconix powoduje pomyłkę ze względu na sposób, w jaki produkty Dream Pairs są postrzegane w kontekście po sprzedaży.
Uzasadnienie: Sąd podkreślił wagę percepcji po sprzedaży i orzekł, że pomyłka po sprzedaży może wystąpić nawet przy braku pomyłki w punkcie sprzedaży.
Odwołanie do Sądu Najwyższego
Argumenty Dream Pairs: Wnoszący odwołanie argumentowali, że pomyłka po sprzedaży nie powinna być wystarczająca do stwierdzenia naruszenia, chyba że wpływa ona na esencialną funkcję znaku towarowego jako gwarancji pochodzenia. Zakwestionowali również ważność globalnej oceny.
Orzeczenie Sądu Najwyższego: Sąd Najwyższy oddalił argumenty Dream Pairs, które nie były poparte żadnymi autorytetami TSUE. Podtrzymał tezy, że znaki towarowe mogą prowadzić do naruszenia poprzez pomyłkę po sprzedaży oraz że w ocenach znaków towarowych należy uwzględniać realistyczne konteksty po sprzedaży.
Wyrok
Aspekt podobieństwa
Sąd Najwyższy potwierdził, że wewnętrzne podobieństwo nie jest warunkiem wstępnym dla globalnej oceny. Podobieństwo po sprzedaży, nawet jeśli nie jest widoczne podczas porównania obok siebie, może nadal prowadzić do pomyłki stanowiącej podstawę do podjęcia działań prawnych. Sąd powołał się na sprawę Equivalenza (TSUE 2017), podkreślając, że należy brać pod uwagę ogólne wrażenie wywoływane przez znaki.
Aspekt pomyłki
Sąd Najwyższy oddalił argument Dream Pairs dotyczący ograniczenia dotyczącego okresu po sprzedaży. Orzekł, że pomyłka po sprzedaży może wpływać na konsumentów w kontekstach nietransakcyjnych, takich jak ulica czy media społecznościowe. Jest to zgodne z art. 10 ust. 4 TMA, który określa szerszy zakres używania znaku towarowego.
Oddalenie odwołania
Sąd Najwyższy uwzględnił odwołanie Dream Pairs, zauważając, że decyzja Milesa nie była irracjonalna ani błędna. Podkreślił celowe ograniczenia dotyczące ingerencji sądów apelacyjnych w decyzje sądów pierwszej instancji.
Komentarz
Wyrok ten stanowi kamień milowy dla doktryny pomyłki po sprzedaży, która budziła kontrowersje w ostatnich latach. Orzeczenie potwierdza, że znaki towarowe chronią marki beyond początkowej sprzedaży i że globalna ocena pozostaje ważna.
Dla marek modowych, takich jak Iconix, decyzja ta ma szczególne znaczenie, ponieważ potwierdza wagę ochrony po sprzedaży przed naśladownictwem. Jednakże dotyczy ona wszystkich właścicieli marek, podkreślając ciągłą istotność znaków towarowych w zapobieganiu pojawianiu się produktów typu „lookalike".
Stanowi również przestrogę dla stron rozważających wniesienie apelacji. Dezaprobata Sądu Najwyższego wobec ingerencji sądów apelacyjnych sugeruje, że ustalenia sądów niższych instancji mogą być w przyszłości mniej podatne na zakwestionowanie.
Wnioski
Wyrok w sprawie Dream Pairs wyjaśnia, że sama pomyłka po sprzedaży może stanowić podstawę do stwierdzenia naruszenia znaku towarowego, pod warunkiem że powoduje ona pomyłkę wśród konsumentów i szkodzi istocie znaku towarowego jako gwarancji pochodzenia. Decyzja ta jest zwycięstwem dla właścicieli marek i przypomnieniem o ewoluującym charakterze ochrony znaków towarowych w erze cyfrowej.