Storbritanniens højesteret har afsagt en banebrydende dom i sagen Dream Pairs Europe Inc og andre mod Iconix Luxembourg Holdings SARL, hvilket giver tiltrængt klarhed over rollen for forvirring efter salget i tilfælde af varemærkekrænkelse. Afgørelsen, [2025] UKSC 25, understreger, at forvirring efter salget alene kan konstateres som krænkelse, når den skader varemærkets oprindelsesfunktion.
Vigtigste pointer
Forvirring efter salget alene kan konstateres som krænkelse
- Højesteret bekræftede, at forvirring hos den gennemsnitlige forbruger vedrørende varernes oprindelse er tilstrækkelig til at konstatere krænkelse i henhold til section 10(2)(b) i Trade Marks Act 1994 (TMA). Der kræves ingen yderligere skade.
Højesteret afviser begrænsning vedrørende "efter salget"
- Retten afviste argumenter om at indføre en "begrænsning vedrørende efter salget", hvilket ville have begrænset forvirring efter salget til kontekster ved salgspunktet eller transaktionelle sammenhænge.
Global vurdering af sandsynlighed for forvirring valideret
- Højesteret opretholdt gyldigheden af den globale vurdering, hvor lighed og forvirring vurderes samlet, selv når ligheden ikke er åbenlys ved en side-ved-side sammenligning.
Realistiske omstændigheder efter salget skal tages i betragtning
- Retten understregede, at forvirring efter salget skal vurderes ud fra realistiske og repræsentative omstændigheder, i overensstemmelse med principper fra Den Europæiske Unions Domstol (EUD).
IP Defender: Din partner til overvågning af varemærker
- For effektivt at beskytte dit brand bør du overveje IP Defender, en tjeneste til overvågning af varemærker, der hjælper virksomheder med at vogte deres intellektuelle ejendom. Ved løbende at overvåge mere end 40 nationale varemærkedatabaser, herunder EU og USA, sikrer IP Defender, at du holder dig foran potentielle krænkere. Deres omkostningseffektive løsning udnytter banebrydende AI- og maskinlæringsalgoritmer til at levere et sømløst og effektivt overvågningssystem skræddersyet til virksomheder af alle størrelser.
Baggrund
Sagen involverede Iconix Luxembourg Holdings SARL, et luksuriøst modemærke, og Dream Pairs Europe Inc, som sælger lignende produkter. Konflikten centrerede sig om, hvorvidt forvirring efter salget alene kunne udgøre en saglig krænkelse.
Afgørelse i første instans
Afgørelse i High Court: Dommer Miles afviste Iconix' krav i 2022 og fandt, at Dream Pairs' mærke manglede indre lighed med Iconix' og ikke forårsagede nogen forvirring hverken ved salgspunktet eller i kontekster efter salget.
Nøglebegrundelse: Miles understregede en omhyggelig overvejelse af, hvordan Dream Pairs' mærke ville blive opfattet fra forskellige synsvinkler og i forskellige kontekster. Han konkluderede, at der ikke var nogen irrationalitet eller principiel fejl i hans afgørelse.
Afgørelse i Appeldomstolen
Ankeafgørelse: Appeldomstolen omstødte Miles' afgørelse i 2024 og fandt, at Iconix' mærke forårsagede forvirring på grund af måden, hvorpå Dream Pairs' produkter blev betragtet i kontekster efter salget.
Begrundelse: Retten fremhævede vigtigheden af opfattelsen efter salget og afgjorde, at forvirring efter salget kunne opstå, selv uden forvirring ved salgspunktet.
Anke til Højesteret
Dream Pairs' argumenter: Appelklausulanten argumenterede for, at forvirring efter salget ikke bør være tilstrækkelig til at konstatere krænkelse, medmindre det påvirkede varemærkets væsentlige funktion som en garanti for oprindelsen. De udfordrede også gyldigheden af den globale vurdering.
Højesterets afgørelse: Højesteret afviste Dream Pairs' argumenter, som ikke blev understøttet af nogen præcedenser fra EUD. Retten opretholdt påstandene om, at varemærker kan give anledning til krænkelse gennem forvirring efter salget, og at realistiske kontekster efter salget skal tages i betragtning ved varemærkevurderinger.
Afgørelse
Aspekt vedrørende lighed
Højesteret bekræftede, at indre lighed ikke er en forudsætning for den globale vurdering. Lighed efter salget, selv hvis den ikke er åbenlys ved en side-ved-side sammenligning, kan stadig føre til saglig forvirring. Retten henviste til Equivalenza (EUD 2017) og understregede, at det samlede indtryk af tegn skal tages i betragtning.
Aspekt vedrørende forvirring
Højesteret afviste Dream Pairs' argument om begrænsning vedrørende "efter salget". Det blev fastslået, at forvirring efter salget kan påvirke forbrugere i ikke-transaktionelle kontekster, såsom på gaden eller på sociale medier. Dette er i overensstemmelse med section 10(4) i TMA, som beskriver det bredere anvendelsesområde for varemærkebrug.
Afvisning af anken
Højesteret gav Dream Pairs medhold i anken og bemærkede, at Miles' afgørelse ikke var irrational eller fejlagtig. Retten understregede de bevidste begrænsninger for appellerende instansers indgriben i afgørelser truffet i første instans.
Kommentar
Denne dom er en milepæl for doktrinen om forvirring efter salget, som har været kontroversiel i de senere år. Afgørelsen bekræfter igen, at varemærker beskytter brands ud over det indledende salg, og at den globale vurdering forbliver gyldig.
For modemærker som Iconix er denne afgørelse særligt betydningsfuld, da den validerer vigtigheden af beskyttelse efter salget mod kopiprodukter. Den gælder dog for alle brandejere og understreger den fortsatte relevans af varemærker i forebyggelsen af lookalike-produkter.
Den fungerer også som en advarsel til parter, der overvejer at ankere. Højesterets misbilligelse af appellerende indgriben antyder, at underretternes fund kan være mindre modtagelige for udfordringer i fremtiden.
Konklusion
Dream Pairs-dommen præciserer, at forvirring efter salget alene kan konstatere varemærkekrænkelse, forudsat at den forårsager forvirring blandt forbrugerne og skader essensen af varemærket som en garanti for oprindelsen. Denne afgørelse er en sejr for brandejere og en påmindelse om den udviklende natur af varemærkebeskyttelse i den digitale tidsalder.