De Canadese Merkenwet heeft een ingrijpende wijziging ondergaan, die op 1 april 2025 in werking is getreden. Lid 56(5) vereist nu dat partijen toestemming van de rechtbank vragen voordat zij aanvullend bewijsmateriaal indienen tijdens beroepen tegen beslissingen van de Registrateur, waaronder die van de Raad voor Oppositie inzake Merken (TMOB). In tegenstelling tot de eerdere regels specificeert de wijziging geen duidelijke criteria voor het verlenen van dergelijke toestemming, waardoor de rechtbanken de norm moeten interpreteren.
Deze onduidelijkheid is recentelijk aan de orde gekomen in Products Unlimited, Inc v Five Seasons Comfort Limited, 2026 FC 48, waarin het Federale Hof de eerste inhoudelijke richtsnoeren heeft gegeven over het herziene lid. De uitspraak onderstreept het belang van het vinden van een evenwicht tussen procedurele billijkheid en de noodzaak van efficiënte gerechtelijke processen.
Hoe toestemming wordt bepaald
Rechter McHaffie benadrukte dat toestemming om aanvullend bewijsmateriaal in te dienen niet automatisch wordt verleend, maar ook niet uitzonderlijk zeldzaam is. De rechtbank zal verzoeken evalueren met een flexibele benadering, waarbij de belangen van de rechtspleging centraal staan. Belangrijke factoren zijn:
- Relevantie en geloofwaardigheid van het bewijsmateriaal
- Materialiteit van het bewijsmateriaal voor de zaak
- Omstandigheden van eventuele vertraging bij de indiening
- Potentiële prejudicie voor de wederpartij
In deze zaak verleende de rechtbank toestemming aan de verzoeker omdat het bewijsmateriaal betrekking had op materiële kwesties die pas tijdens de fase van de schriftelijke pleidooien duidelijk werden. Dit onderstreept het belang om alle relevante informatie vroeg te presenteren, zelfs als de betekenis ervan niet direct evident is.
Timing en procedurele stappen
Hoewel de rechtbank verduidelijkte dat de analyse voor toestemming losstaat van de inhoudelijke merites van het beroep, schetste zij procedurele stappen voor beroepen. Onder de bijgewerkte richtlijnen die op 18 juli 2025 in werking treden, moeten appellanten:
- Een brief bij hun beroep voegen waarin wordt aangegeven of zij toestemming vragen krachtens lid 56(5)
- Een zaakbeheerrechter verzoeken om procedurele kwesties aan te pakken, inclusief de timing en methode van de toestemmingsbepaling
- De toestemming zelf wordt beslist door de rechter voor kortgedingen
De rechtbank benadrukte dat de timing zal variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van elke zaak, wat vereist dat partijen het proces zorgvuldig navigeren.
Toetsingsmaatstaf
De uitspraak bevestigt dat de wijzigingen van lid 56(5) het gevestigde kader voor de toetsing van beroepen niet wijzigen. Belangrijke principes zijn:
- Rechtsvragen worden getoetst op juistheid
- Feitelijke vragen en gemengde feitelijke-juridische kwesties worden beoordeeld op "kennelijke en doorslaggevende fout", tenzij aanvullend bewijsmateriaal wordt toegelaten
- Indien toestemming wordt verleend en het bewijsmateriaal materieel is, zal de rechtbank een de novo-toetsing uitvoeren van bevindingen die door het nieuwe bewijsmateriaal worden beïnvloed, terwijl de maatstaf van "kennelijke en doorslaggevende fout" wordt toegepast op niet-beïnvloede bevindingen
De rechtbank merkte ook op dat materialiteit doorgaans in de fase van de toestemmingsaanvraag wordt beoordeeld, waardoor het onwaarschijnlijk is dat bewijsmateriaal dat geen verband houdt met de bevindingen van de Registrateur, wordt geaccepteerd.
Gevolgen voor bedrijven
De uitspraak vormt een essentieel aandachtspunt voor bedrijven om hun sterkste zaak al in de eerste fase te presenteren – voordat de TMOB. Het achterhouden van bewijsmateriaal voor beroep loopt het risico dat toestemming wordt geweigerd, aangezien rechtbanken prioriteit geven aan tijdige en uitgebreide indieningen.
Voor merkhouders onderstreept deze beslissing het belang van proactieve monitoring en strategisch bewijsbeheer. Beoordelingen van verwarringsgevaar en lopende merkbescherming moeten vroeg worden aangepakt om procedurele hindernissen in latere stadia te voorkomen.
Het evoluerende landschap van het merkenrecht vraagt om waakzaamheid, duidelijkheid en een diep begrip van procedureregels. Naarmate rechtbanken hun aanpak verfijnen, moeten bedrijven zich aanpassen om ervoor te zorgen dat hun zaken voldoen aan de normen van billijkheid en efficiëntie.