De procedurele kruising tussen merkenbewaking en geldigheidsgeschillen wordt bepaald door specifieke regels binnen de Europese Unie. Wanneer een bedrijf te maken krijgt met een inbreukprocedure terwijl het tegelijkertijd de stabiliteit van zijn inschrijving verdedigt, wordt de timing van deze indieningen cruciaal. Een recente ontwikkeling bij het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) dreigt dit evenwicht te verstoren, wat mogelijk complicaties met zich meebrengt voor de manier waarop bedrijven hun intellectuele eigendomsrechten in heel Europa beschermen.
Het huidige juridische kader
Volgens artikel 132, lid 1, van de EU-Merkenverordening (EUTMR) moet een rechter die een inbreukprocedure behandelt, deze zaak schorsen als een verzoek tot vervallenverklaring of nietigverklaring is ingediend bij het Europees Bureau voor de Intellectuele Eigendom (EUIPO). Deze verplichting blijft gelden, tenzij er "bijzondere gronden" zijn om de behandeling voort te zetten. Een vergelijkbare regel bestaat voor geregistreerde EU-modellen volgens artikel 130, lid 1, van de EU-Modellenverordening.
Historisch gezien interpreteerden rechters deze bepaling zo dat deze alleen van toepassing was wanneer het verzoek tot nietigverklaring voor het begin van de inbreukprocedure was ingediend. De redenering was eenvoudig: als de geldigheidsvraag voorafgaat aan de handhavingsactie, moet de rechter de zaak schorsen om het EUIPO de gelegenheid te geven de fundamentele vraag te beantwoorden of het merk al dan niet bestaat. De wetgeving heeft echter grotendeels gezwegen over wat er gebeurt wanneer de volgorde omgekeerd is – dat wil zeggen, wanneer eerst een inbreukprocedure wordt gestart en pas later een derde partij probeert het merk nietig te laten verklaren.
De zaak Bodegas Sanviver
Deze onduidelijkheid staat nu ter discussie in de zaak Bodegas Sanviver (C-392/25). De verwijzing vloeit voort uit een conflict tussen de verwijzende rechter in Alicante, Spanje, en het Spaanse Hooggerechtshof (Tribunal Supremo). Het Hooggerechtshof vernietigde de beslissing van de lagere rechter omdat deze de procedure niet had geschorst nadat een verzoek tot nietigverklaring was ingediend na het starten van de rechtszaak.
Advocaat-generaal Biondi heeft onlangs een advies uitgebracht dat deze traditionele visie uitdaagt. Hij stelde voor dat artikel 132, lid 1, van toepassing zou moeten zijn, ongeacht of het EUIPO-verzoek tot nietigverklaring vóór of na het starten van de inbreukprocedure was ingediend. Volgens zijn interpretatie verwijst het woord "reeds" in de verordening niet noodzakelijkerwijs naar het moment waarop de rechtszaak begint, maar eerder naar het tijdstip waarop de rechter beslist of de zaak al dan niet moet worden geschorst.
Gevolgen voor bedrijven en handhaving
Als het HvJ EU deze brede interpretatie overneemt, kan dit aanzienlijke obstakels creëren voor merkhouders. Een belangrijke zorg is dat rechters verplicht zouden kunnen worden om inbreukprocedures in elk stadium te schorsen, simpelweg omdat een derde partij een verzoek tot nietigverklaring bij het EUIPO heeft ingediend. Dit zou potentiële inbreukmakers of concurrenten in staat stellen de handhaving eindeloos te vertragen door laat in het proces geldigheidsgeschillen in te dienen.
Deze uitkomst roept verschillende praktische en juridische zorgen op:
Partijautonomie: De regel is van toepassing ongeacht wie het verzoek tot nietigverklaring indient. Volgens de voorgestelde interpretatie zou een rechter de procedure ambtshalve kunnen schorsen vanwege een actie van een derde partij, wat het principe ondermijnt dat partijen de reikwijdte van hun geschil moeten kunnen bepalen.
Procedurele consistentie: Artikel 132, lid 2, regelt al het omgekeerde scenario, waarbij het EUIPO verplicht is om nietigverklaringsprocedures te schorsen als er een tegenvordering bij de rechter is ingediend. Als de logica van advocaat-generaal Biondi consistent wordt toegepast, zou dit kunnen betekenen dat het EUIPO zijn werk moet schorsen telkens wanneer er elders in de EU een inbreukzaak loopt, wat leidt tot een gefragmenteerd handhavingslandschap.
Juridische onzekerheid: De huidige verordening regelt expliciet geen nietigverklaringen na indiening. Traditioneel valt dit onder nationale procedureregels, die rechters doorgaans discretionaire bevoegdheid geven op basis van factoren zoals de sterkte van het nietigverklaringsverzoek en het stadium van de inbreukprocedure.
Strategische overwegingen voor bedrijven
Voor bedrijven die vertrouwen op EU-merken, zal de uitkomst van Bodegas Sanviver de robuustheid van hun handhavingsstrategieën bepalen. Een uitspraak die verplichte schorsingen in alle scenario's voorschrijft, zou kwaadwillende nietigverklaringen als tactisch verdedigingsmechanisme in inbreukprocedures aanmoedigen. Dit zou de kosten en duur van rechtszaken verhogen en mogelijk de waarde van geregistreerde rechten aantasten.
Omgekeerd zorgt het handhaven van het huidige inzicht – waarbij schorsingsbeslissingen afhankelijk zijn van nationale procedureregels wanneer de nietigverklaring volgt op de inbreukprocedure – ervoor dat rechters de belangen effectiever kunnen afwegen. Zij kunnen beoordelen of een nietigverklaring na indiening daadwerkelijk gegrond is of slechts een vertragingstactiek betreft. Deze discretionaire bevoegdheid is essentieel om misbruik te voorkomen en tegelijkertijd de integriteit van merkenbewaking te waarborgen.
Vooruitblik
De komende beslissing van het HvJ EU zal een precedent scheppen dat doorwerkt in alle EU-lidstaten. Het zal bepalen of de stabiliteit van merkrechten voorrang krijgt boven procedurele efficiëntie, of dat flexibiliteit in handhaving beschikbaar blijft om legitieme bedrijfsbelangen te beschermen. Bedrijven moeten deze ontwikkeling nauwlettend volgen, aangezien deze van invloed kan zijn op hoe zij hun IE-portfolio's structureren en reageren op dreigingen van rechtszaken in de toekomst. Een proactieve merkbewaking dienst kan hierbij helpen om tijdig in te grijpen en de merkenbescherming te optimaliseren.