La Cour fédérale a récemment précisé que la description d'une marque dans une demande d'enregistrement ne suffit pas à déterminer la manière dont les consommateurs la perçoivent réellement. Dans l'affaire Fuente Marketing, Ltd. c. Vaporous Technologies, LLC, la cour a souligné que la signification d'une marque repose sur l'impression qu'elle crée dans l'esprit des consommateurs, et non sur la façon dont le demandeur la décrit.
Devant le Trademark Trial and Appeal Board (TTAB), les parties ont convenu que la marque « dot-X » se composait d'une lettre X stylisée surmontée d'un cercle ombré. Fuente a soutenu que le TTAB s'était appuyé à tort sur cette description pour conclure que les consommateurs ne confondraient pas cette marque avec sa propre marque X. La cour a confirmé que la description reflétait uniquement l'intention des parties et ne constituait pas un indicateur concluant de la perception des consommateurs.
Malgré cela, la cour a estimé que le recours du TTAB à la description constituait une erreur sans incidence. Le TTAB avait déjà déterminé que les marques étaient dissemblables sans se référer à cette stipulation. La cour a noté que le cercle ombré était un élément significatif et remarquable, et que les consommateurs ne percevraient pas la marque « dot-X » comme la lettre X.
Fuente a également argué que le TTAB aurait dû prendre en compte l'utilisation par Vaporous de la marque conjointement à d'autres marques de forme X. Cependant, la cour a statué que la question portait sur l'enregistrabilité de la marque, et non sur son utilisation dans un contexte marketing particulier. Le TTAB avait raison de se concentrer sur la marque elle-même, et non sur des facteurs externes tels que les circuits de distribution ou les catégories de clientèle.
La cour a également souscrit à l'avis du TTAB selon lequel la marque X de Fuente était conceptuellement forte pour les cigares. Toutefois, elle a estimé qu'il n'existait pas suffisamment de preuves pour étayer l'affirmation selon laquelle la marque X était commercialement forte ou qu'il existait un secteur encombré de marques similaires. Une poignée d'exemples et une seule marque tierce ne suffisaient pas à établir l'un ou l'autre de ces points.
Pour les entreprises évoluant dans le domaine du droit des marques, cette affaire souligne l'importance de recueillir des preuves concrètes de la perception des consommateurs et de la force commerciale sur le marché. Bien que les descriptions puissent être utiles, elles ne sont pas déterminantes. Dans les procédures inter partes, les parties doivent présenter des preuves substantielles pour étayer leurs allégations concernant le risque de confusion, la force commerciale ou la saturation du marché. Il incombe au demandeur de démontrer, et non simplement d'affirmer, le caractère distinctif et la force d'une marque.
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