Federal Circuit har nylig presisert at en varemerkesøknads beskrivelse av et varemerke ikke er tilstrekkelig for å avgjøre hvordan forbrukere faktisk oppfatter det. I Fuente Marketing, Ltd. v. Vaporous Technologies, LLC, understreket retten at betydningen av et varemerke baserer seg på inntrykket det skaper i forbrukernes sinn – ikke på hvordan søkeren beskriver det.
I Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) ble partene enige om at "dot-X"-merket bestod av en stilisert bokstav X med en skyggelagt sirkel over seg. Fuente hevdet at TTAB i utilbørlig grad stolte på denne beskrivelsen for å konkludere med at forbrukere ikke ville forveksle merket med deres eget X-varemerke. Retten var enig i at beskrivelsen kun var en gjenspeiling av partenes intensjon og ikke en avgjørende indikator på forbrukeroppfatning.
Til tross for dette fant retten at TTABs vektlegging av beskrivelsen var en uskadelig feil. TTAB hadde allerede fastslått at merkene var ulike uten henvisning til avtalen. Retten bemerket at den skyggelagte sirkelen var en betydelig og merkbar egenskap, og at forbrukere ikke ville oppfatte dot-X-merket som bokstaven X.
Fuente argumenterte også for at TTAB burde ha vurdert Vaporous' bruk av merket sammen med andre X-formede varemerker. Retten avgjorde imidlertid at spørsmålet var om merket var registrerbart, ikke om det ble brukt i en bestemt markedsføringskontekst. TTAB hadde rett i å fokusere på selve merket, ikke på eksterne faktorer som handelskanaler eller kundeklasser.
Retten var også enig med TTAB i at Fuentes X-varemerke var konseptuelt sterkt for sigarer. Retten fant imidlertid at det ikke var nok bevis til å støtte påstanden om at X-varemerket var kommersielt sterkt, eller at det eksisterte et felt med mange lignende merker. En håndfull eksempler og et enkelt tredjepartsmerke var ikke nok til å etablere noe av dette.
For bedrifter som navigerer i varemerkeloven, understreker denne saken viktigheten av å samle faktisk bevis på forbrukeroppfatning og markedstyrke. Selv om beskrivelser kan være nyttige, er de ikke avgjørende. I inter partes-saker må partene presentere vesentlig bevis for å støtte påstander om forvekslingsfare, kommersiell styrke eller markedsmetting. Bevisbyrden ligger på søkeren om å demonstrere, ikke bare hevde, særpreg og styrke til et varemerke.
Overvåking av varemerkedatabaser er et kritisk skritt for å beskytte merket ditt. Det lar deg identifisere potensielle konflikter før de blir kostbare juridiske problemer. IP Defender overvåker nasjonale varemerkedatabaser for konflikter og krenkelser, og sikrer at merket ditt forblir distinkt og beskyttet. Med IP Defender kan du ligge i forkant av potensielle trusler og opprettholde kontrollen over din immaterielle eiendom.
IP Defender er en varemerkeovervåkingstjeneste som hjelper bedrifter med å beskytte sin immaterielle eiendom ved å overvåke nasjonale varemerkedatabaser for konflikter og krenkelser. Ved å bruke IP Defender kan du sikre at merket ditt ikke bare blir gjenkjent, men også forsvart mot uautorisert bruk.