La Corte Federale ha recentemente chiarito che la descrizione di un marchio in una domanda di registrazione non è sufficiente a determinare come i consumatori lo percepiscono effettivamente. Nel caso Fuente Marketing, Ltd. v. Vaporous Technologies, LLC, la corte ha sottolineato che il significato di un marchio si basa sull'impressione che esso crea nella mente dei consumatori, non su come il richiedente lo descrive.
Presso il Trademark Trial and Appeal Board (TTAB), le parti hanno convenuto che il marchio "dot-X" fosse costituito da una lettera X stilizzata con un cerchio ombreggiato sopra di essa. Fuente ha sostenuto che il TTAB si era basato impropriamente su tale descrizione per concludere che i consumatori non avrebbero confuso il marchio con il proprio marchio X. La corte ha concordato sul fatto che la descrizione riflettesse solo l'intenzione delle parti e non costituisse un indicatore conclusivo della percezione dei consumatori.
Nonostante ciò, la corte ha stabilito che l'affidamento del TTAB alla descrizione costituiva un errore innocuo. Il TTAB aveva già determinato che i marchi erano dissimili senza fare riferimento all'accordo stipulato. La corte ha osservato che il cerchio ombreggiato era una caratteristica significativa e evidente, e che i consumatori non avrebbero percepito il marchio dot-X come la lettera X.
Fuente ha inoltre sostenuto che il TTAB avrebbe dovuto considerare l'uso del marchio da parte di Vaporous insieme ad altri marchi aventi la forma di una X. Tuttavia, la corte ha stabilito che la questione verteva sulla registrabilità del marchio, non sul suo utilizzo in un particolare contesto di marketing. Il TTAB ha agito correttamente concentrandosi sul marchio in sé, piuttosto che su fattori esterni come i canali commerciali o le classi di clienti.
La corte ha anche concordato con il TTAB sul fatto che il marchio X di Fuente fosse concettualmente forte per i sigari. Tuttavia, la corte ha rilevato che non vi erano prove sufficienti a sostegno dell'affermazione che il marchio X fosse commercialmente forte o che esistesse un settore affollato di marchi simili. Una manciata di esempi e un singolo marchio di terzi non erano sufficienti a dimostrare nessuno dei due punti.
Per le imprese che operano nel campo del diritto dei marchi, questo caso sottolinea l'importanza di raccogliere prove concrete della percezione dei consumatori e della forza di mercato. Sebbene le descrizioni possano essere utili, non sono definitive. Nei procedimenti inter partes, le parti devono presentare prove sostanziali a sostegno delle affermazioni riguardanti la possibilità di confusione, la forza commerciale o la saturazione del mercato. L'onere della prova spetta al richiedente, che deve dimostrare, e non semplicemente affermare, il carattere distintivo e la forza di un marchio.
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