De kruising van trade dress en de dupe-economie is een complex juridisch terrein geworden voor merkhouders. Naarmate producten met een vergelijkbare uitstraling de markt overspoelen, wordt het onderscheid tussen origineel en imitatie steeds vager. Deze onduidelijkheid heeft conflicten over trade dress in de voedingsindustrie verheven tot spraakmakende juridische zaken, waarbij recente rechterlijke uitspraken de uitdagingen bij het handhaven van dergelijke bescherming onderstrepen.
Sol de Janeiro's Brazilian Bum Bum Cream is een voorbeeld van een product met een sterke visuele identiteit: het geel-witte, ronde potje, het oversized deksel en de donkergrijze belettering. Toen Costco, een grote retailer, er niet in slaagde het product binnen te halen, gaf het bedrijf Apollo de opdracht een replica te creëren met een vergelijkbare look, feel en performance. Apollo lanceerde zijn Nutrius-crème met verpakking die nagenoeg identiek was aan het origineel.
Sol de Janeiro reageerde met een sommatiebrief waarin niet-geregistreerde trade dress-rechten werden geclaimd. Apollo spande echter een rechtszaak aan en betoogde dat de geclaimde trade dress functioneel was. De zaak werd een cruciale test om vast te stellen of verpakkingselementen beschermd konden worden onder de trade dress-wetgeving, of dat ze een utilitair doel dienden.
De uitspraak van de rechtbank was duidelijk. Het honoreerde Apollo's verzoek om een summary judgment en oordeelde dat de ontwerpelementen van het crèmepotje functioneel waren. De rechtbank analyseerde de verpakking zowel afzonderlijk als gezamenlijk en concludeerde dat elk kenmerk – zoals de ronde bodem en het oversized deksel – een praktische functie vervulde. De gele kleur, zo merkte de rechtbank op, was geen aanduiding van herkomst, maar een signaal van de geur en de voordelen van het product.
Deze beslissing bekrachtigt een fundamenteel beginsel in het merkenrecht: functionaliteit sluit bescherming uit. Een ontwerpelement kan niet als trade dress worden beschermd als het een utilitaire functie vervult in plaats van de herkomst van het product aan te duiden. De rechtbank hechtte groot gewicht aan eerdere weigeringen van het USPTO om het ontwerp als niet-functioneel te registreren, wat het idee versterkt dat trade dress zowel onderscheidend als niet-functioneel moet zijn om voor bescherming in aanmerking te komen.
Voor merkhouders biedt de zaak verschillende belangrijke leerpunten. Ten eerste is het dossier van de USPTO-hervorming van merken een cruciaal asset in rechtszaken. Bewijs van eerdere weigeringen kan een krachtig verweer zijn tegen claims op het gebied van trade dress. Ten tweede is het louter bewijzen van kopiëren onvoldoende om een trade dress-claim te handhaven als het ontwerp functioneel is. Ten derde kan een veelzijdige benadering van bescherming – door merken, designoctrooien, auteursrechten en claims wegens oneerlijke concurrentie te combineren – bredere dekking en sterkere rechtsmiddelen bieden.
Naarmate de dupe-economie blijft evolueren, moeten ook de strategieën van merkhouders meebewegen. Trade dress blijft een waardevol instrument, maar het is geen universele oplossing. Inzicht in de grens tussen esthetiek en functie is essentieel voor het navigeren door het merkenrecht en het beschermen van intellectueel eigendom in een tijdperk waarin imitatie de oprechtste vorm van vleierij is. Diensten zoals IP Defender volgen aanvragen in nationale merkenregisters, wat kan helpen om potentiële conflicten in een vroeg stadium te identificeren.