미국 연방순회항소법원 (CAFC) 은 최근 소프트웨어 관련 혁신의 특허 적격성에 중대한 영향을 미치는 판결을 내렸습니다. Brian McFadden v. United States 사건에서 CAFC 는 특허심판원 (PTAB) 의 결정을 일부 파기하고 취소했습니다. PTAB 은 Brian McFadden 의 미국 특허 출원 제 16/231,749 호가 35 U.S.C. §101 조 및 §112 조에 따라 특허받을 수 없다고 판단하여 거절한 바 있습니다.
PTAB 의 초기 결정
PTAB 은 청구항 10 항 내지 17 항이 장치 제한사항과 방법 단계를 모두 기재함으로써"혼합"되었다고 주장하며 §112(b) 조에 따른 심사관의 거절 이유를 유지했습니다. 또한, 해당 청구항들이 하드웨어나 구조적 제한사항 없이 소프트웨어에만 관한 것이라고 주장하며 §101 조에 따라 적격성이 없다고 판단했습니다.
CAFC 의 판결
CAFC 는 per curiam 의견에서 청구항 10 항 내지 17 항의 불명확성에 대해서는 PTAB 의 견해에 동의했으나, 청구항 10 항 내지 18 항의 적격성 부인 결정에 대해서는 이를 뒤집었습니다. 법원은 이러한 청구항들이"수단 - 기능 (means-plus-function)"언어를 사용하고 있으며, 이는 명세서에 기재된 대응 구조를 분석해야 함을 강조했습니다.
CAFC 는 명세서가 유형적인 컴퓨터 시스템을 개시하고 있어 35 U.S.C. §101 조에 따른 구조적 요건을 충족한다고 판단했습니다. 구체적으로, 해당 설명에는 컴퓨터 하드웨어와 소프트웨어에 대한 세부 사항이 포함되어 있어 특허 보호 대상에서 제외되는 추상적 아이디어에 해당하지 않도록 하기에 충분했습니다.
주요 시사점
수단 - 기능 형식: 법원은 청구항이"수단 (means)"또는"~하도록 구성됨 (configured to)"과 같은 용어를 사용할 경우 수단 - 기능 기준에 따라 분석되어야 한다고 강조했습니다. 이는 명세서에서 대응 구조를 식별해야 함을 의미합니다.
Alice/Mayo 분석: 환송 심리 시 PTAB 은 청구항이 추상적 아이디어를 지향하는지 여부를 결정하기 위해 2 단계 Alice/Mayo 테스트를 수행해야 합니다. CAFC 는 직접 이 분석을 수행하지 않고 환송을 통해 PTAB 에게 이 작업을 위임했습니다.
기업에 미치는 영향: 이번 결정은 특히 소프트웨어 관련 혁신과 관련하여 특허 출원 시 명확하고 상세한 명세서를 작성하는 것의 중요성을 부각시킵니다. 또한 혼동 위험을 완화하기 위해 기업이 강력한 상표 모니터링 프로그램을 유지할 필요성을 강조합니다.
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결론
이번 판결은 소프트웨어 관련 청구항이라도 구조적 구성 요소를 충분히 설명하거나 적절한 기능적 언어를 사용하면 여전히 특허 적격성을 인정받을 수 있음을 상기시켜 줍니다. 그러나 기업들은 침해 주장을 피하고 특허법 준수를 보장하기 위해 상표와 지적 재산권 보호에 각별히 주의해야 합니다.
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