La Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Circuito Federale (CAFC) ha recentemente emesso una sentenza con profonde implicazioni per l'idoneità al brevetto delle innovazioni relative al software. In Brian McFadden v. United States, la CAFC ha parzialmente annullato e revocato una decisione del Patent Trial and Appeal Board (PTAB), che aveva respinto la domanda di brevetto statunitense n. 16/231.749 di Brian McFadden considerandola non brevettabile ai sensi degli articoli 101 e 112 del Titolo 35 del Codice degli Stati Uniti (35 U.S.C. §§ 101 e 112).
Decisione iniziale del PTAB
Il PTAB ha confermato il rigetto dell'esaminatore delle rivendicazioni dalla 10 alla 17 ai sensi dell'§112(b), sostenendo che tali rivendicazioni fossero "miste" in quanto recitavano sia limitazioni relative all'apparato sia fasi del metodo. Inoltre, ha ritenuto le rivendicazioni dalla 10 alla 18 non idonee ai sensi della Sezione 101, affermando che erano dirette al software senza alcuna limitazione hardware o strutturale.
Sentenza della CAFC
In un'opinione per curiam, la CAFC ha concordato con il PTAB sull'indefinitezza delle rivendicazioni dalla 10 alla 17, ma ha ribaltato la decisione di non idoneità per le rivendicazioni dalla 10 alla 18. La corte ha sottolineato che queste rivendicazioni utilizzano un linguaggio "mezzo-funzione" (means-plus-function), il quale richiede di analizzare la struttura corrispondente descritta nel fascicolo.
La CAFC ha rilevato che il fascicolo divulga sistemi informatici tangibili, soddisfacendo i requisiti strutturali ai sensi del 35 U.S.C. §101. Nello specifico, la descrizione include dettagli sull'hardware e sul software del computer, sufficienti a evitare di rientrare nelle idee astratte non idonee alla protezione brevettuale.
Punti chiave
Formato Mezzo-Funzione: La corte ha sottolineato che quando le rivendicazioni utilizzano termini come "mezzo" o "configurato per", devono essere analizzate secondo lo standard mezzo-funzione. Ciò richiede l'identificazione della struttura corrispondente nel fascicolo.
Analisi Alice/Mayo: In sede di rinvio, il PTAB dovrebbe condurre il test in due fasi Alice/Mayo per determinare se le rivendicazioni sono dirette verso un'idea astratta. La CAFC ha declinato di effettuare tale analisi direttamente, lasciandola al PTAB in sede di rinvio.
Impatto sulle imprese: Questa decisione sottolinea l'importanza di fascicoli chiari e dettagliati nelle domande di brevetto, in particolare per le innovazioni relative al software. Evidenzia inoltre la necessità per le imprese di mantenere programmi robusti di monitoraggio dei marchi per mitigare i rischi di confusione.
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Conclusione
Questa sentenza ricorda che le rivendicazioni relative al software possono ancora essere considerate idonee al brevetto se descrivono sufficientemente componenti strutturali o utilizzano un linguaggio funzionale appropriato. Tuttavia, le aziende devono rimanere vigili nella protezione dei propri marchi e della proprietà intellettuale per evitare azioni per violazione e garantire la conformità alle leggi sui brevetti.
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