La décision de la Cour d'appel de Singapour dans l'affaire East Coast Podiatry Centre Pte Ltd c. Family Podiatry Centre Pte Ltd [2025] SGCA 28 a marqué un moment charnière dans le domaine du droit des marques, particulièrement en ce qui concerne la publicité sur Internet et les nuances de l'usage de la marque. Cette décision historique clarifie non seulement le paysage juridique à Singapour, mais souligne également les implications plus larges pour les entreprises évoluant sur le marché numérique.
Le Litige : Un Conflit Autour des Publicités en Ligne
Au cœur de cette affaire se trouvait un litige entre deux cliniques de podiatrie, East Coast Podiatry Centre Pte Ltd (l'« Appelant ») et Family Podiatry Centre Pte Ltd (l'« Intimé »). L'Intimé a utilisé les services publicitaires de Google pour promouvoir sa clinique sous des variantes telles que « east coast podiatry », « Podiatry East Coast » et « Podiatrist East Coast » (les « Signes »). Ces publicités étaient conçues pour attirer les clients recherchant des services de podiatrie.
L'Appelant, propriétaire de la marque complexe « East Coast Podiatry » (la « Marque »), a allégué que l'utilisation de ces Signes par l'Intimé constituait une contrefaçon de marque au sens des articles 27(1) et 27(2)(b) de la loi singapourienne de 1998 sur les marques (TMA). La juridiction inférieure a rejeté cette demande, conduisant l'Appelant à faire appel sur la base de l'article 27(2)(b), qui traite de la représentation trompeuse actionable par le biais de l'usurpation d'identité (passing off).
Clarification du Seuil d'Usage de la Marque
Un aspect crucial de l'affaire était de déterminer si l'utilisation des Signes par l'Intimé atteignait le seuil requis pour constituer un usage de marque au regard du droit singapourien. La TMA exige que l'usage indique l'origine commerciale des marchandises ou services, le distinguant ainsi des usages purement descriptifs ou génériques.
La Cour d'appel a réaffirmé qu'il s'agit d'une question préalable, à évaluer avant d'entrer dans la comparaison des marques et l'analyse du risque de confusion. Dans le contexte de la publicité en ligne, trois facteurs principaux sont pris en compte :
Circonstances Objectives : La prominence et la finalité des Signes dans la publicité sont déterminantes. S'ils sont purement décoratifs ou descriptifs (comme indiquer une localisation), ils peuvent ne pas atteindre le seuil d'usage de marque.
Distinctivité Intrinsèque : Les termes génériques ou ceux moins distinctifs sont plus susceptibles d'être considérés comme des usages non contrefaisants, permettant ainsi la concurrence sur le marché.
Contexte du Site Web Lié : La destination du site web peut éclairer sur le point de savoir si les Signes fonctionnent comme des signes d'origine. Par exemple, si le site web identifie clairement la clinique de l'Intimé, cela affaiblit l'argument en faveur d'un usage de marque.
La Cour a estimé que « east coast podiatry » et des expressions similaires étaient descriptives, mettant l'accent sur la localisation plutôt que sur l'origine, et ne satisfaisaient donc pas aux critères d'usage de marque. Cette décision souligne la nécessité pour les entreprises de peser leurs stratégies publicitaires face aux implications juridiques potentielles.
Divergence par rapport aux Approches Britannique et Européenne
L'approche de Singapour diffère considérablement de celle du Royaume-Uni et de l'Europe, notamment en ce qui concerne la publicité par mots-clés. Contrairement à Singapour, qui exige une indication effective de l'origine commerciale, les tribunaux britanniques et européens ont adopté une approche « centrée sur l'effet ». Cela signifie que même si un usage n'indique pas l'origine, il peut néanmoins constituer une contrefaçon s'il porte atteinte aux fonctions de la marque enregistrée, telles que ses rôles publicitaires ou d'investissement.
La Cour d'appel de Singapour a rejeté cette approche plus large, s'alignant sur les exigences strictes de la TMA. Elle a souligné que le simple fait d'affecter une fonction de la marque ne suffit pas à établir une contrefaçon au titre de l'article 27(1), qui exige des signes identiques pour des marchandises/services identiques sans qu'il soit nécessaire de prouver un risque de confusion.
Cette divergence met en lumière l'importance de comprendre les cadres juridiques régionaux lors d'opérations transfrontalières. La position plus stricte de Singapour concernant l'usage de la marque pourrait offrir une plus grande latitude aux concurrents pour utiliser des termes descriptifs dans leur publicité, tandis que les entreprises britanniques et européennes pourraient faire face à des réglementations plus rigoureuses.
Implications pour les Marques : Naviguer dans la Publicité Numérique
La décision offre plusieurs enseignements pour les propriétaires de marques :
Le Contexte Compte : L'utilisation des Signes doit être évaluée dans le contexte spécifique de la publicité. Les termes descriptifs ou génériques peuvent ne pas constituer une contrefaçon, mais les correspondances exactes pourraient toujours poser des risques.
Éliminer Proactivement les Usages Contrefaisants : Les marques devraient surveiller les publicités en ligne de leurs concurrents et évaluer s'ils utilisent des marques identiques ou trompeusement similaires pour des marchandises/services identiques.
Exploiter les Stratégies des Concurrents : Comprendre quand les concurrents utilisent votre marque dans leurs publicités peut aider à déterminer si une action en justice est justifiée.
S'adapter aux Lois Locales : Les entreprises opérant à Singapour doivent adapter leurs stratégies aux lois locales sur les marques, qui peuvent différer de celles d'autres juridictions.
Conclusion : Une Base pour le Futur Droit des Marques
L'affaire East Coast Podiatry établit un précédent crucial pour le droit des marques à Singapour alors qu'il évolue au sein de l'économie numérique. En clarifiant le seuil d'usage de la marque et en se distinguant d'autres juridictions, la décision apporte une certitude tant attendue tout en traçant une voie unique vers l'avenir.
Alors que la publicité en ligne devient plus sophistiquée, les entreprises doivent composer avec ces principes juridiques pour naviguer dans les complexités de l'application du droit des marques. Cette décision ne résout pas seulement le litige immédiat, mais pose également les fondements de la manière dont les lois singapouriennes sur les marques s'adapteront aux défis futurs de l'ère numérique.