Het Amerikaanse Hooggerechtshof en de Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) hebben uitspraken gedaan die definiëren hoe niet-Engelse merken worden beoordeeld, waarbij de nadruk wordt gelegd op de rol van de perceptie van de consument en de leer van buitenlandse equivalenten. Deze beslissingen onderstrepen de complexiteit van het merkrecht, met name voor merken die gebruikmaken van meertalige branding. Het is essentieel om deze uitspraken te begrijpen voor bedrijven die de Amerikaanse markt betreden.
De leer van buitenlandse equivalenten: een belangrijk juridisch kader
De leer van buitenlandse equivalenten bepaalt dat niet-Engelse merken moeten worden beoordeeld aan de hand van hun Engelse vertaling, om vast te stellen of ze registreerbaar zijn. Dit omvat het beoordelen van de beschrijvendheid, algemeenheid en de kans op verwarring. De leer is echter niet absoluut. Rechtbanken overwegen of een gemiddelde consument het woord zou “lezen en vertalen” of het in eerste instantie zou interpreteren zoals het geschreven staat.
In de zaak Vetements weigerde het Hooggerechtshof om een beroep te behandelen tegen het gebruik van “VETEMENTS” door het merk, een Frans woord voor “kleding”. Het hof bevestigde dat een term die direct vertaald kan worden naar een algemene beschrijving van goederen of diensten niet als handelsmerk in aanmerking komt zonder bewijs van verworven onderscheidend vermogen. Dit benadrukt de uitdaging voor merken die veelvoorkomende niet-Engelse termen gebruiken als hun primaire identificatiemiddelen.
In het geval Storck, besliste de TTAB dat een Braziliaanse chocoladefabrikant “DANKE” mocht registreren voor chocolade, ondanks dat de Duitse vertaling “dank u wel” betekent. De raad vond geen kans op verwarring met het bestaande merk “MERCI” (Frans voor “dank je”), en merkte op dat de merken aanzienlijk verschillen in uiterlijk en klank. Dit laat zien dat een gedeelde betekenis alleen niet gelijkstaat aan verwarring als de merken visueel en fonetisch verschillend zijn.
Praktische gevolgen voor bedrijven
De uitspraken bieden helderheid voor merken die Amerikaanse merkregistratie willen aanvragen, met name in sectoren waar meertalige uitingen gebruikelijk zijn. De belangrijkste punten zijn:
- Onderscheidend vermogen is belangrijk: Niet-Engelse termen die vertaald kunnen worden naar algemene of beschrijvende woorden, ondervinden aanzienlijke problemen bij registratie, tenzij ze onderscheidend vermogen hebben verworven.
- Visuele en fonetische verschillen: Zelfs als twee merken dezelfde betekenis delen, kunnen verschillen in uiterlijk en klank verwarring verminderen.
- Holistische merkbepaling: Bedrijven moeten de commerciële en conceptuele waarde van hun merken evalueren en ervoor zorgen dat ze zich onderscheiden in de markt.
De zaak Storck illustreert bijvoorbeeld dat het wijdverspreide gebruik van een veelvoorkomende uitdrukking als “dank u wel” in een branche (bijv. chocolade) de mogelijkheid van een merk om als bronidentificatiemiddel te fungeren, vermindert. Merken moeten unieke visuele en fonetische elementen prioriteren om het risico te beperken.
Navigeren door het juridische landschap
Merkeigenaren moeten voorzichtig zijn met niet-Engelse branding. Een juridische beoordeling is essentieel om te bepalen of een merk voldoet aan de criteria voor onderscheidend vermogen en verwarring voorkomt. De toepassing van de leer van buitenlandse equivalenten door de TTAB, in combinatie met het standpunt van het Hooggerechtshof over algemene termen, onderstreept de noodzaak van strategische planning.
Bedrijven die te maken hebben met bezwaren op basis van gedeelde betekenissen, moeten zich richten op het aantonen van het onderscheidend vermogen van hun merken door middel van ontwerp, verpakking en marketing. Omgekeerd moeten aanvragers proactief toezien op mogelijke conflicten en de unieke identiteit van hun merk benadrukken.
IP Defender houdt nationale merkrechtdatabases in de gaten voor conflicten en inbreuken, waardoor merken een stap voor kunnen blijven op potentiële juridische problemen. Met dekking in meer dan 50 landen, waaronder de EU, de VS en Australië, biedt de dienst een uitgebreide oplossing voor het beschermen van intellectueel eigendom.
Nu mondiale branding zich verder ontwikkelt, blijft het Amerikaanse juridische kader een cruciaal controlepunt voor merkbescherming. Door op de hoogte te blijven van deze uitspraken, kunnen merken effectief omgaan met de complexiteit van het merkrecht.