Whataburger, la chaîne de burgers fast-casual basée au Texas, a intenté une action en justice fédérale pour violation de marque contre What-A-Burger #13, un restaurant basé en Caroline du Nord, concernant l'utilisation du nom « What-A-Burger #13 ». Cette action juridique souligne la nature complexe du droit des marques, en particulier lorsque deux entités exploitent des noms susceptibles de créer une confusion chez les consommateurs.
Fondée en 1950, Whataburger s'est développée pour compter plus de 1 000 établissements dans 16 États. L'entreprise affirme avoir cultivé une notoriété substantielle autour de sa marque « WHATABURGER », qu'elle a enregistrée au niveau fédéral pour la première fois en 1957. Whataburger soutient que What-A-Burger #13 utilise le même nom depuis au moins 1969, offrant des services comparables en Caroline du Nord, notamment via deux emplacements physiques et un camion-restaurant.
Le différend s'est intensifié lorsque Whataburger a annoncé ses projets d'entrée sur le marché de la Caroline du Nord en 2024, une démarche susceptible d'avoir un impact significatif sur les opérations de What-A-Burger #13. En 2022, Whataburger a contacté What-A-Burger #13 pour discuter de l'expansion et du risque potentiel de confusion pour les consommateurs, ce qui a conduit à un accord de coexistence en 2023. Selon Whataburger, What-A-Burger #13 a violé les termes de cet accord en créant une nouvelle entité, WAB #13, LLC, pour poursuivre ses activités.
What-A-Burger #13 n'a pas encore répondu formellement à la poursuite, mais son équipe juridique a exposé deux défenses potentielles. Premièrement, ils arguent que l'entreprise est en activité depuis 1956, soit un an avant que Whataburger n'enregistre sa marque. Deuxièmement, ils prétendent que Whataburger a violé un accord de 1970 promettant de ne pas interférer avec leurs opérations dans certains comtés de Caroline du Nord.
Le droit des marques vise à protéger les consommateurs en leur permettant de distinguer les marques. Cependant, il autorise également l'usage concurrent dans des régions géographiquement distinctes, tant qu'il n'existe aucun risque de confusion. Ce principe, connu sous le nom de règle Dawn Donut, reste reconnu dans le quatrième circuit judiciaire, où l'affaire est entendue. La règle ne s'applique pas si le titulaire de la marque antérieure a l'intention de s'étendre sur le marché de l'utilisateur postérieur, ce qui est le cas ici.
What-A-Burger #13 pourrait avoir un argument convaincant en vertu de la section 1115(b)(5) du Lanham Act, qui protège les utilisateurs postérieurs ayant utilisé une marque de manière continue avant l'enregistrement par l'utilisateur antérieur. Si l'entreprise peut démontrer qu'elle a opéré sous ce nom depuis 1956, elle pourrait soutenir qu'elle ne porte pas atteinte aux droits de Whataburger.
Cette affaire met en lumière la nécessité pour les propriétaires de marques de mener une diligence raisonnable approfondie avant de pénétrer de nouveaux marchés. Elle rappelle également aux petites entreprises que si l'enregistrement fédéral offre une protection robuste, il ne confère pas de droits illimités. La bonne foi et l'usage continu peuvent parfois protéger les utilisateurs postérieurs contre des accusations de contrefaçon, à condition qu'ils puissent prouver leur usage antérieur.
IP Defender est un service de surveillance des marques qui aide les entreprises à protéger leur propriété intellectuelle en suivant les bases de données nationales de marques pour détecter les conflits et les violations. Avec IP Defender, les entreprises peuvent traiter proactivement les menaces potentielles et garantir la sécurité de leurs marques dans un marché dynamique. Qu'une entreprise soit une petite start-up ou une société établie, disposer d'un système fiable peut réduire considérablement le risque de litiges juridiques et d'utilisations non autorisées. Confusibilité et surveillance des marques : leçons tirées de l'affaire HC Robotics constitue un élément important de ce processus.