Les marques sont confrontées à des défis majeurs lors de leur expansion sur de nouveaux marchés, en particulier dans le cadre de systèmes d'enregistrement des marques selon le principe du « premier déposant ». Une récente décision de l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (UKIPO) illustre comment ces risques peuvent être maîtrisés, même en l'absence d'un enregistrement préalable au Royaume-Uni. Le New York Times (NYT) a réussi à contester une marque pour le mot « WORDLE », enregistrée par Stefan Heine, en invoquant la mauvaise foi et la reconnaissance d'un signe non enregistré mais largement connu.
Contexte : Un conflit autour d'un jeu populaire
Wordle, un jeu de devinettes de mots devenu viral, a été développé par le programmeur gallois Josh Wardle en 2021 et acquis par le NYT en 2022. Heine, qui a déposé la marque « WORDLE » en 2022, s'est heurté à une opposition de la part du NYT après que l'entreprise a engagé une procédure visant à annuler cette marque. Le NYT a soutenu que l'enregistrement de Heine était motivé par l'intention d'exploiter la notoriété de la marque du NYT.
L'affaire a été combinée à une procédure d'opposition, permettant à l'UKIPO d'évaluer à la fois la validité de la marque et les motifs de son annulation.
La mauvaise foi : au-delà de la tromperie
L'officier d'audience a déterminé que les agissements de Heine constituaient une mauvaise foi. Les preuves clés comprenaient :
Heine avait connaissance de la propriété de Wordle par le NYT et de sa grande popularité.
Il a cherché à enregistrer un nom identique sous la fausse croyance que le NYT n'avait aucune présence sur le marché européen.
Il a tenté d'associer son jeu au NYT en laissant entendre qu'il s'agissait d'une version « officielle ».
La décision a clarifié que la mauvaise foi englobe non seulement la tromperie directe, mais aussi les dépôts effectués sans objectif légitime en matière de marque ou avec l'intention de nuire à des concurrents. La décision de l'UKIPO s'aligne sur les interprétations juridiques récentes, telles que le cadre post-SkyKick, qui élargit la définition des comportements abusifs.
Enseignements stratégiques pour les titulaires de marques
Cette affaire offre plusieurs enseignements clés aux titulaires de marques :
Utiliser plusieurs cadres juridiques : Le NYT a combiné des arguments de mauvaise foi avec des allégations de concurrence déloyale (passing off) et de protection des marques notoirement connues. Les marques devraient employer des doctrines se chevauchant pour contester les enregistrements opportunistes.
Élargir la portée de la mauvaise foi : Les titulaires de marques peuvent soutenir que même des actions indirectes – telles que l'enregistrement d'une marque similaire pour capitaliser sur la réputation d'un concurrent – constituent une mauvaise foi.
Prioriser l'efficacité procédurale : L'annulation d'une marque dès le début peut affaiblir les claims d'opposition. Cela souligne l'importance d'une planification stratégique dans les litiges relatifs aux marques.
La décision de l'UKIPO renforce l'idée que les systèmes de marques sont conçus non seulement pour accorder des droits, mais aussi pour prévenir les abus. Pour les entreprises, cela signifie maintenir une vigilance constante dans la surveillance des conflits potentiels et défendre proactivement les intérêts de leur marque sur de nouveaux marchés.
IP Defender assure une surveillance en temps réel des bases de données nationales de marques, aidant les entreprises à identifier et résoudre les conflits. En suivant plus de 50 pays, dont l'UE, les États-Unis et l'Australie, le service garantit une couverture complète pour les opérations mondiales ou l'expansion sur de nouveaux marchés. Ce niveau de supervision est essentiel pour les entreprises évoluant dans des paysages complexes de propriété intellectuelle.
L'annulation de la marque Wordle de Heine représente un moment charnière dans le droit des marques. Elle signale que les organes de régulation sont prêts à traiter les conduites qui faussent la concurrence, exploitent les réputations ou sapent les pratiques commerciales loyales. Pour les marques, la leçon est claire : la protection des marques nécessite à la fois une stratégie juridique et une surveillance proactive des risques liés à la propriété intellectuelle.