Бренды сталкиваются со значительными трудностями при выходе на новые рынки, особенно в странах с системой регистрации товарных знаков по принципу «кто первый подал, тот и получил». Недавнее решение Ведомства по интеллектуальной собственности Великобритании (UKIPO) демонстрирует, как можно минимизировать такие риски даже при отсутствии предварительной регистрации товарного знака в Великобритании. Газета The New York Times (NYT) успешно оспорила регистрацию слова «WORDLE» в качестве товарного знака, осуществлённую Стефаном Хайне, сославшись на недобросовестность и признание незарегистрированного, но широко известного обозначения.
Предыстория: Конфликт вокруг популярной игры
Wordle — вирусная игра в угадывание слов — была разработана валлийским программистом Джошем Уордлом в 2021 году и приобретена газетой NYT в 2022 году. Хайне, подавший заявку на регистрацию товарного знака «WORDLE» в 2022 году, столкнулся с возражениями со стороны NYT после того, как компания инициировала процедуру признания этого знака недействительным. NYT утверждала, что регистрация Хайне была мотивирована намерением извлечь выгоду из узнаваемости бренда NYT.
Данное дело было объединено с процедурой возражения против регистрации, что позволило UKIPO оценить как действительность товарного знака, так и основания для его аннулирования.
Недобросовестность: за пределами прямого обмана
Слушающий офицер установил, что действия Хайне constitute недобросовестность. Ключевыми доказательствами стали следующие факты:
- Хайне знал о принадлежности игры Wordle компании NYT и её широкой популярности.
- Он попытался зарегистрировать идентичное название, ошибочно полагая, что у NYT нет присутствия на европейском рынке.
- Он пытался ассоциировать свою игру с NYT, намекая, что она является «официальной» версией.
Решение прояснило, что понятие недобросовестности включает не только прямой обман, но и подачи заявок, не имеющие законной цели использования товарного знака или направленные на нанесение вреда конкурентам. Решение UKIPO согласуется с недавними правовыми интерпретациями, такими как подход, сформировавшийся после дела SkyKick, который расширяет определение злоупотреблений.
Стратегические выводы для владельцев брендов
Это дело даёт несколько важных уроков для держателей товарных знаков:
- Используйте несколько правовых механизмов: NYT объединила аргументы о недобросовестности с требованиями о запрете выдачи себя за другое лицо (passing off) и защите широко известного знака. Брендам следует применять перекрывающиеся правовые доктрины для оспаривания оппортунистических регистраций.
- Расширьте понимание недобросовестности: Держатели товарных знаков могут утверждать, что даже косвенные действия — такие как регистрация схожего знака с целью извлечения выгоды из репутации конкурента — qualify как недобросовестность.
- Приоритизируйте процессуальную эффективность: Своевременное аннулирование товарного знака может ослабить позицию противоположной стороны в ходе возражений. Это подчёркивает важность стратегического планирования в спорах о товарных знаках.
Решение UKIPO подтверждает, что системы регистрации товарных знаков созданы не только для предоставления прав, но и для предотвращения злоупотреблений. Для бизнеса это означает необходимость постоянного мониторинга потенциальных конфликтов и proactive защиты интересов бренда на новых рынках.
IP Defender обеспечивает мониторинг национальных баз данных товарных знаков в реальном времени, помогая брендам выявлять и устранять конфликты. Отслеживая более 50 стран, включая государства ЕС, США и Австралию, сервис гарантирует комплексное покрытие для глобальных операций или расширения на новые рынки. Такой уровень контроля крайне важен для компаний, работающих в сложных условиях интеллектуальной собственности.
Аннулирование товарного знака Wordle, зарегистрированного Хайне, стало знаковым моментом в праве товарных знаков. Оно сигнализирует о готовности регулирующих органов пресекать поведение, искажающее конкуренцию, эксплуатирующее репутацию или подрывающее принципы справедливой рыночной практики. Для брендов урок очевиден: защита товарных знаков требует как грамотной юридической стратегии, так и proactive мониторинга рисков в сфере интеллектуальной собственности.