Značky čelí při expanzi na nové trhy významným výzvám, zejména v systémech ochrany známek založených na principu „kdo dřív přijde, ten dřív mele". Nedávné rozhodnutí Úřadu pro duševní vlastnictví Spojeného království (UKIPO) ilustruje, jak lze taková rizika řešit i v případě neexistence předchozí registrace ve Velké Británii. Deník The New York Times (NYT) úspěšně napadl ochrannou známku pro slovo „WORDLE", kterou si nechal zapsat Stefan Heine, s odvoláním na jednání v bad faith (nedobrou víru) a uznání neregistrovaného, avšak široce známého označení.
Pozadí: Střet kolem populární hry
Wordle, virální hra s hádáním slov, byla vyvinuta velšským programátorem Joshem Wardlem v roce 2021 a v roce 2022 ji získal deník NYT. Heine, který si podal přihlášku ochranné známky „WORDLE" v roce 2022, čelil námitkám ze strany NYT poté, co společnost zahájila řízení o prohlášení této známky za neplatnou. NYT argumentovaly, že Heineho registrace byla motivována úmyslem těžit z uznávanosti značky NYT.
Tento případ byl spojen s řízením o námitkách, což umožnilo UKIPO posoudit jak platnost ochranné známky, tak důvody pro její prohlášení za neplatnou.
Jednání v bad faith: Víc než jen klamání
Slyšící úředník rozhodl, že Heineho jednání představovalo jednání v bad faith. Klíčové důkazy zahrnovaly:
- Heine si byl vědom vlastnictví hry Wordle ze strany NYT a její rozsáhlé popularity.
- Usiloval o registraci totožného názvu mylně přesvědčen, že NYT nemají žádnou přítomnost na evropském trhu.
- Pokusil se spojit svou hru s NYT tím, že naznačoval, že jde o „oficiální" verzi.
Rozhodnutí objasnilo, že pojem bad faith zahrnuje nejen přímé klamání, ale také podávání přihlášek bez legitimního účelu ochranné známky nebo s úmyslem poškodit konkurenty. Rozhodnutí UKIPO je v souladu s nedávnými právními interpretacemi, jako je rámec po případu SkyKick, který rozšiřuje definici zneužívajícího chování.
Strategická ponaučení pro majitele značek
Tento případ nabízí několik klíčových poznatků pro držitele ochranných známek:
- Využijte více právních rámců: NYT kombinovaly argumenty týkající se bad faith s nároky na passing off (klamavé uvedení na trh) a ochranu dobře známé známky. Značky by měly využívat překrývající se právní doktríny k napadání oportunistických registrací.
- Rozšiřte rozsah pojmu bad faith: Držitelé ochranných známek mohou argumentovat, že i nepřímá jednání – jako je registrace podobné známky s cílem těžit z pověsti konkurenta – splňují podmínky bad faith.
- Upřednostněte procesní efektivitu: Prohlášení ochranné známky za neplatnou v rané fázi může oslabit námitky. To zdůrazňuje význam strategického plánování ve sporech týkajících se ochranných známek.
Rozhodnutí UKIPO potvrzuje, že systémy ochrany známek jsou navrženy nejen k udělování práv, ale také k prevenci zneužívání. Pro podniky to znamená udržovat bdělost při monitorování potenciálních konfliktů a proaktivně bránit zájmy své značky na nových trzích.
Služba IP Defender poskytuje monitorování národních databází ochranných známek v reálném čase a pomáhá značkám identifikovat a řešit konflikty. Díky sledování více než 50 zemí, včetně EU, USA a Austrálie, zajišťuje tato služba komplexní pokrytí pro globální operace či expanzi na nové trhy. Tato míra dohledu je pro podniky pohybující se ve složité krajině duševního vlastnictví nezbytná.
Prohlášení Heineho ochranné známky Wordle za neplatnou představuje přelomový okamžik v právu ochranných známek. Signalizuje, že regulační orgány jsou připraveny řešit jednání, které zkresluje hospodářskou soutěž, těží z pověsti jiných nebo podrývá praktiky fair trhu. Pro značky je ponaučení jasné: ochrana ochranné známky vyžaduje jak právní strategii, tak proaktivní monitorování rizik spojených s duševním vlastnictvím.